近幾年的冬天,“霧霾”的時常光顧令人們不堪其擾。除了關注氣象臺的預警信息,出門戴口罩、回家開空氣凈化器成了許多人的生活標配。如何讓天空恢復湛藍之色,讓空氣充滿清新之感,是從政府到民眾都在關注的重大問題。

除霾或許會有新的方法,甚至可能以專利的形式出現(xiàn)。近日發(fā)現(xiàn),一種消除霧霾的方法已經(jīng)通過國家知識產(chǎn)權局的初審并公布。在國家知識產(chǎn)權局的“中國及多國專利審查信息查詢系統(tǒng)”中,有一個名為“煽除霧霾方案”的發(fā)明申請,其專利類型顯示為“發(fā)明專利”,申請日為2017年3月4日,申請人為杜某,案件狀態(tài)為“等待實審請求”。

根據(jù)其說明書及摘要,該發(fā)明提供了一種解除霧霾的組織實施方案,在受霧霾影響期間的城市和地區(qū),可以用人工按指定的方向,在統(tǒng)一的時間內(nèi)共同煽除城市和地區(qū)的霧霾,具有成本低、效果顯著的特點,并且不會二次環(huán)境污染。人工煽除霧霾可產(chǎn)生非常強大的風力和風量。

以北京市為例:如果有1500萬人參加為煽除霧霾而進行的造風運動,并在相同的時間內(nèi)向相同的方向煽動除霾扇,則可建立起強大的風壓,迫使帶有霧霾顆粒的空氣向同一方向流動起來,在1小時內(nèi)至少可將10800億立方米的空氣定向推移1米,等同于把40米高、20公里長、20公里寬的地面低層空氣順著風向,在1小時內(nèi)定向推移了68公里,而北京市城8區(qū)的面積也只有396平方公里(相當于20公里長、20公里寬),這種風力足夠將首都剛剛形成的輕度霧霾移出北京城,并避免重度霧霾發(fā)生。

按照其權利要求書的說法,如果遇到霧霾天氣,以電視、廣播或短信等通訊手段,組織霧霾區(qū)的全體人民共同參加煽除霧霾的行動,參加人數(shù)越多,效果越好,霧霾消除得越快。

對于除霾扇由誰來提供,該發(fā)明申請人表示,在組織煽除霧霾行動前,由政府或其職能部門,或其他社會團體組織在所有室外場所為參與者提供除霾扇。

這樣的發(fā)明申請最終會被授予專利嗎?從國家知識產(chǎn)權局相關負責人處了解到,目前該專利尚未進入實質審查。根據(jù)《中華人民共和國專利法》的規(guī)定,國務院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后,經(jīng)初步審查認為符合本法要求的,自申請日起滿十八個月,即行公布。國務院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請。

而目前該發(fā)明申請正處于這樣一個階段。據(jù)介紹,能夠在國家知識產(chǎn)權局的相關查詢系統(tǒng)中查到的申請,均為通過初審后公布的。其后,還需申請人提出實質審查申請。

根據(jù)《專利法》規(guī)定,發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi),國務院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時提出的請求,對其申請進行實質審查；申請人無正當理由逾期不請求實質審查的,該申請即被視為撤回。國務院專利行政部門認為必要的時候,可以自行對發(fā)明專利申請進行實質審查。

目前,該申請的案件狀態(tài)為“等待實審請求”,顯然,這并非“國務院專利行政部門認為必要”從而自行進行實質審查的情況。從國家知識產(chǎn)權局了解到,實踐中大量的申請人都是走到這一步就完結了,原因有很多種,包括不了解專利申請的相關規(guī)定甚至不知道還需這一步的情況也發(fā)生過。還有一些人則是出于市場競爭策略或專利布局戰(zhàn)略的原因,往往在三年期屆滿之時才提出實質審查申請。

而實質審查,將會對申請人的發(fā)明是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性進行審查。根據(jù)《專利法》的規(guī)定,發(fā)明專利申請經(jīng)實質審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權的決定,發(fā)給發(fā)明專利證書,同時予以登記和公告。發(fā)明專利權自公告之日起生效。

可見,這一發(fā)明申請能否最終被授予專利,還有很長一段路要走,尚有很大的不確定性。對于“除霾良方”翹首以盼的人們估計還需多等些時日。

來源：法制日報

導讀：隨著立法層面對知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度的引入，迫切需要對該制度構成要件的認定加以探討。我國知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度以“侵權人故意”“嚴重侵權后果”以及“權利人提出申請”為構成要件，最為核心的是如何通過被控侵權人的行為認定其存在故意的主觀心態(tài)。

通過被控侵權人的行為認定其存在故意的主觀心態(tài)常見情形是，沒有尋求和遵循稱職律師的意見。在尋求和遵循適格律師意見過程中，故意侵權認定的標準出現(xiàn)了從寬松到嚴格再到相對寬松的演變歷程，意圖實現(xiàn)權利人與行為人之間的利益平衡，最終落腳到被控侵權人的動機或者意愿上。

知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度構成要件最關鍵的抗辯理由是被控侵權人具有避免侵權的主觀動機。從程序法角度而言，證明構成故意應當遵循優(yōu)勢證據(jù)的證明標準。

來源：《知識產(chǎn)權》2017年第5期

2013年修正后的《商標法》已經(jīng)明確引入商標侵權懲罰性賠償制度，2015年12月2日國務院法制辦公室公開的《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》、2014年6月6日國務院法制辦公室公開的《中華人民共和國著作權法（修訂草案送審稿）》[1]中均探索從立法層面構建懲罰性賠償制度，可以說，我國即將全面建立知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度。隨著立法層面對知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度的引入，迫切需要對該制度的構成要件認定加以探討，以期對未來法律實踐有所指引。

就知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度的法律適用而言，主要包括構成要件和法律后果的認定兩個方面。結合制度價值和制度定位，我國知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度應當以“侵權人故意”、“嚴重侵權后果”以及“權利人提出申請”為構成要件[2]。亦即，從客觀方面而言，知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度適用于存在嚴重侵權后果的情況，這一點主要通過證據(jù)對侵權后果進行證明。從主觀方面而言，知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度主要適用于故意侵權[3]，乃至惡意侵權或者明顯不當行為的情況下[4]，正如美國聯(lián)邦巡回上訴法院在希捷科技有限責任公司上訴案[5]中所表述的，只有當侵權是故意侵權的時候，才能提高專利侵權損害賠償數(shù)額。

當被控侵權人是善意的，甚至實質上挑戰(zhàn)專利權的有效性或者就專利侵權行為是否存在進行抗辯的時候，判處專利侵權懲罰性賠償是不適當?shù)?。因此，在法律構成要件認定中，最為核心的是，如何通過被控侵權人的行為認定其存在故意的主觀心態(tài)。

一、故意的認定：是否尋求和遵循稱職律師意見

知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度將“故意侵權”作為適用條件，“因為經(jīng)常用于懲罰侵權者的故意，這一提高的損害賠償金由此具有懲罰性質”[6]，這也是由知識產(chǎn)權侵權的歸責原則所決定的[7]。然而，故意是一種心理狀態(tài)，需要通過當事人的行為加以判斷。如果被控侵權人沒有意識到知識產(chǎn)權的存在，就不能認定構成故意侵權，這是認定故意侵權的最低門檻；如果被控侵權人意識到了知識產(chǎn)權的存在，他就具有采取相應措施避免知識產(chǎn)權侵權行為發(fā)生的法律責任，這就是認定故意侵權的較高標準[8]。

通常來說，根據(jù)認定故意侵權的較高標準，民事主體在收到權利人關于知識產(chǎn)權侵權的律師函或者警告函的時候，具有尊重權利人知識產(chǎn)權的責任，這一尊重通常表現(xiàn)為尋求和遵循律師意見。因此，就法律實踐來看，通過被控侵權人的行為認定其存在故意的主觀心態(tài)常見情形是，是否尋求和遵循稱職律師的意見。也就是說，沒有尋求和遵循稱職律師的意見，是構成故意侵權的關鍵因素。

首先，民事主體在收到權利人關于知識產(chǎn)權侵權的律師函或者警告函的時候，具有尋求和遵循律師意見的義務。在水下裝備公司訴莫里森·努森一案[9]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院指出，民事主體在收到專利權人發(fā)出的警告函或者律師函的時候，具有積極注意義務以確定其行為是否構成侵權，可以尋求律師意見并遵照執(zhí)行，對專利權人發(fā)出的警告函或者律師函及時應對可以使得被控告侵權人不構成故意侵權，從而不會承擔懲罰性賠償責任[10]。

在該案中，被控侵權人的內(nèi)部法律顧問經(jīng)過查詢提供了被控侵權人無需向專利權人支付專利許可費的意見，被控侵權人的內(nèi)部法律顧問認為，涉案專利很可能被宣告無效并且強調“近些年相關聲稱被侵權的專利有近80％被宣告無效”。被控侵權人據(jù)此拒絕支付專利許可費。在專利侵權訴訟中，被控侵權人聲稱其具有對律師意見的良好信任，不構成侵權故意。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院則認為，在收到專利權人發(fā)出的警告函或者律師函之后，該被控侵權人具有積極義務確定其行為是否構成侵權，這一積極義務包括，在任何可能的侵權行為開始之前，從律師處尋求和獲得適格的法律咨詢意見的義務。在該案中，被控侵權人的內(nèi)部法律顧問進行了現(xiàn)有技術檢索，但是并沒有獲得或者分析專利侵權行為發(fā)生之前該專利的審查歷史，其法律意見在專利權的有效性和侵權判定方面僅有沒有支持的結論性表述。

同時，被控侵權人明知這一法律意見來自其內(nèi)部法律顧問并且其內(nèi)部法律顧問沒有專利代理資格，因此，該內(nèi)部法律意見并非適格的法律意見，被控侵權人構成故意侵權。

其次，民事主體在收到權利人關于知識產(chǎn)權侵權的律師函或者警告函的時候，具有尋求和遵循適格律師意見的義務。在中央豆制品公司訴荷美爾公司一案[11]中，與水下裝備公司訴莫里森·努森一案有所不同的是，被控侵權人在實施專利侵權行為之前，獲得了外部專利代理人關于是否構成專利侵權的法律意見，并且該法律意見考察了專利申請審批的歷史。

但是，美國巡回上訴法院仍然認為該法律意見并不適格。主要理由是，該法律意見關于專利權有效性的分析僅僅參考了美國專利商標局專利審查員和專利復審委員會給出的參考文獻，被控侵權人用了兩年時間未能充分確定其是否保持在法律意見所建議的參數(shù)范圍之內(nèi)。

也就是說，被控侵權人具有積極義務獲得適格的法律意見以確定其行為是否構成侵權，這一法律意見不僅需要達到適格的標準，還需要與其分析相匹配，做到法律結論得到分析的充分支撐。

因此，尋求和遵循稱職律師意見的情況，是判斷是否構成故意侵權的關鍵因素。同時，也存在著盡管沒有尋求和遵循稱職律師意見但是不構成故意侵權的個別情況，以及盡管尋求和遵循了稱職律師意見但是仍然構成故意侵權的個別情況。

首先，就盡管沒有尋求和遵循稱職律師意見但是不構成故意侵權的個別情況而言，雖然沒有尋求和遵循稱職律師的意見是構成故意侵權的關鍵因素，但是這只是構成故意侵權的因素之一。例如，在美國原創(chuàng)公司訴詹金斯食品公司一案[12]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院不認為構成故意侵權，該院指出，故意侵權需要結合整體情況綜合判斷，被控侵權人在專利授權后沒有去尋求關于是否構成侵權的律師意見，但是被控侵權人改變了其生產(chǎn)系統(tǒng)以便于避免侵權，專利權人在提起訴訟之前并未向被控侵權人提出過侵權指控。

再如，在國王裝備公司訴小谷公司（KingInstrument Corp. v. Otari Corp.）一案[13]中，雖然被控侵權人沒有尋求律師意見，但是其檢查了專利權人的早期產(chǎn)品并且提交了專利權人的改進專利申請，積極參加專利許可談判，這些都表現(xiàn)出被控侵權人具有避免專利訴訟的意愿，因此不構成故意侵權。

其次，盡管尋求和遵循了稱職律師意見但是仍然構成故意侵權的個別情況。如果被控侵權人尋求并獲得了適格的律師意見，指出專利權無效或者不構成侵權，那么法院通常會認定不具有主觀故意；在被控侵權人不完全稱職，并未完全遵循律師意見等情形下，應當認定為其具有主觀故意。但是，在蓄意抄襲、隱匿侵權行為等情況下，即使尋求和遵循了稱職律師意見，仍然應當認定為其具有主觀故意。

二、故意的標準：從主觀標準與客觀標準的并用向完全主觀標準轉變

在尋求和遵循適格律師意見過程中，故意侵權認定的標準出現(xiàn)了從寬松到嚴格再到相對寬松的演變歷程，意圖實現(xiàn)權利人與行為人之間的利益平衡。

寬松的認定標準：司法推定規(guī)則。美國早期的司法實踐采取推定規(guī)則，對“故意”的認定較為寬松。亦即，如果被控侵權人不能提供律師意見，那么就推定被控侵權人構成“故意”，滿足知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度的適用條件。

例如，在克洛斯特超切鋼訴熔爐公司一案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定，被控侵權人無法提供律師意見，要么是因為被控侵權人沒有從律師處得到法律意見，要么是因為被控侵權人從律師處得到了構成侵權的法律意見，因此可以做出對被控侵權人不利的推斷，認定其構成“故意”。再如，在前述水下裝備公司訴莫里森·努森一案[14]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院指出，民事主體在收到權利人發(fā)出的警告函或者律師函的時候，具有積極注意義務以確定其行為是否構成侵權，可以尋求律師意見并遵照執(zhí)行，對權利人發(fā)出的警告函或者律師函及時應對可以使得被控告侵權人不構成故意侵權，從而不會承擔懲罰性賠償責任[15]。在該案中，對“故意”的認定類似于過失的標準，亦即缺乏一個理性的民事主體所應有的注意。

相對嚴格的認定標準：“瑞德標準”。在此之后的法律實踐中，對“故意”認定標準逐步從寬松走向嚴格。在瑞德公司訴波泰克公司一案[16]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院確立了知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度“故意”認定的“瑞德標準”，對法律實踐具有重要影響。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院指出，僅僅發(fā)現(xiàn)存在侵權故意不會導致侵權損害賠償數(shù)額提高到三倍，確定數(shù)額的關鍵因素是根據(jù)所有因素和環(huán)境判斷得出的被告行為的惡劣程度，法院在確定數(shù)額時應當考慮使得被控侵權人更加具有道德上可非難性的因素，以及會減輕或者降低被控侵權人道德上可非難性的因素。

因此，瑞德案給出了幫助法院確定被控侵權人主觀惡意程度，從而確定是否適用懲罰性賠償以及懲罰性賠償?shù)木唧w倍數(shù)的9個考慮因素，這9個考慮因素在是否適用懲罰性賠償方面的作用被希捷科技有限責任公司上訴案[17]替代，但是其被成為認定懲罰性賠償?shù)木唧w倍數(shù)的主要標準。

這9個考慮因素包括：是被控侵權人蓄意抄襲了權利人的構思還是被控侵權人做出了另行的設計；當被控侵權人知曉了其他人擁有知識產(chǎn)權的時候，是否調查知識產(chǎn)權的保護范圍或者具有善意地認定該知識產(chǎn)權無效或者并非侵權的情況；被控侵權人作為訴訟當事人的行為；被告的企業(yè)規(guī)模和財務情況；證據(jù)所證明的事實逼近客觀事實的程度；被控侵權人侵權行為的持續(xù)時間；被控侵權人采取的補救行為；被控侵權人的侵權動機；被控侵權人企圖隱藏其不正當行為的意圖。

在此之后，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在克諾爾集團訴丹拿公司一案[18]中進一步收緊“故意”的認定標準。在該案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定，由于律師存在對客戶保密的義務有可能無法提供律師意見，不能單純因為被控侵權人無法提供律師意見就推定其構成“故意”，同時這一推定也不是財產(chǎn)權領域的普遍規(guī)則，因此在專利侵權損害賠償中也不應當提出特殊的要求。

全面嚴格的標準：主觀標準與客觀標準并用的“希捷標準”。全面嚴格化“故意”認定標準主要體現(xiàn)在希捷科技有限責任公司上訴案[19]中，該案確立了知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度“故意”認定的“希捷標準”，對法律實踐具有重要影響。該案中，被控侵權人的律師給出了專利權無效、不能執(zhí)行等律師意見。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院采取全席判決的方式否定了上述判決有關積極注意義務的觀點，認為被控侵權人沒有獲得律師的積極義務，應當采取輕率的注意義務標準判斷是否構成故意侵權。美國聯(lián)邦巡回上訴法案在該案中明確了“故意侵權”的客觀標準和主觀標準。

一方面，為了證明故意侵權，專利權人必須以清晰的、具有說服力的證據(jù)證明，被控侵權人對侵犯有效的專利權的較高可能性有所認識，不顧客觀上具有較高可能性構成侵權的情況，仍然輕率地、魯莽地進行了制造、使用、銷售、進口、許諾銷售等行為，這是證明是否構成“故意侵權”的客觀標準。其中所述的“魯莽地”，通常是指民事主體知道或者應當知道，作為一個理性的民事主體應當認識到，其行為是不合理的冒險行為，卻仍然堅持進行這一行為[20]。這一判斷的核心是，理性的民事主體是否具有較高可能性的認識，認識到其行為構成侵權。在專利侵權訴訟之前，被控侵權人是否獲得適格的律師意見，可以用于證明是否存在此種“客觀上較高可能性”的具體情形。在這一判斷中，可以考慮的主要因素包括，專利技術與被控侵權人的侵權技術的類似度、在采取爭議的侵權行為之前被控侵權人獲得的律師意見、涉案專利所述領域的技術飽和度和創(chuàng)新空間、庭審中提出的抗辯事由情況。[21]

另一方面，為了證明故意侵權，專利權人還需要進一步證明，上述客觀上定義的構成專利侵權的風險，被控侵權人已經(jīng)知道以致于構成“明知”，或者侵權可能性非常明顯以致于構成“應知”，這是證明是否構成“故意侵權”的主觀標準。在這一判斷中，可以考慮的因素包括，專利權人提供了明確的通知說明被控侵權人的特定行為會侵犯其專利權、被控侵權人在實施侵權行為之前獲得的律師意見、專利權人與被控侵權人之間的關系、被控侵權人與本領域技術人員相比的能力差別、被控侵權產(chǎn)品上的標識、專利授權與商用化之間的時間間隔等[22]。

相對寬松的標準：對“希捷標準”的反思與向完全主觀標準的轉變。當前，美國司法實踐出現(xiàn)了對較為嚴格的“希捷標準”的反思。2016年6月13日，美國最高法院針對光環(huán)電子公司訴脈沖電子公司專利侵權糾紛一案[23]和斯特賴克公司等訴齊默公司專利侵權糾紛一案[24]作出判決，調整了“希捷標準”。

美國最高法院指出，《美國專利法》第284條沒有給出專利侵權懲罰性賠償制度的精確規(guī)則，但是在美國專利制度確立懲罰性賠償制度以來的一百八十多年的法律實踐中，該制度并不適用于一般的專利侵權行為，其主要用于“異乎尋常的、極其惡劣的專利侵權行為”，至于哪些行為屬于適用專利侵權懲罰性賠償制度的“異乎尋常的、極其惡劣的專利侵權行為”，這屬于法官自由裁量的范圍。美國最高法院進一步指出，希捷科技有限責任公司上訴一案所確立的“希捷標準”中的客觀標準不符合專利侵權懲罰性賠償制度的上述本意，僅應當保留“希捷標準”中的主觀標準。

亦即，在證明“故意侵權”的過程中，不應當要求專利權人證明“被控侵權人對侵犯有效的專利權的較高可能性有所認識并魯莽地進行了制造、使用、銷售、進口、許諾銷售等行為”，只需要證明被控侵權人對專利侵權的風險已經(jīng)知道以致于構成“明知”或者侵權可能性非常明顯以致于構成“應知”。“希捷標準”要求每一個案件都必須證明被控侵權人存在客觀上的魯莽行為，這把許多蓄意的和肆意的專利侵權人都排除在專利侵權懲罰性賠償制度的適用范圍之外，該標準使得被控侵權人在專利侵權訴訟中很容易就能編造一個借口進行抗辯，這種抗辯很有可能使被控侵權人避免懲罰性賠償，甚至有些被控侵權人對專利的有效性毫不懷疑并且沒有任何抗辯的借口，唯一的目的就是侵犯他人的專利權、竊取他人的專利技術。

因此，知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度的適格性僅僅體現(xiàn)在被控侵權人的動機或者意愿上，所謂“故意侵權”是指被控侵權人“希望”產(chǎn)生侵權的后果或者“相信”他們的行為會確定地導致侵權結果的發(fā)生。

三、故意認定的核心：律師意見的適格性和完整性

律師意見的適格性和完整性，是認定被控侵權人是否構成故意侵權的關鍵。在希捷科技有限責任公司上訴案[25]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院采取全席判決的方式，給出了在律師意見的適格性和完整性判斷中應當主要考慮的因素。這些因素包括：（1）律師意見的來源，律師意見是由被控侵權人內(nèi)部律師作出的意見，還是由獨立的外部律師作出的意見；（2）律師意見的形式，律師意見是口頭形式，還是書面形式；（3）律師意見的主體，律師意見是由通行律師作出的意見，還是由專業(yè)律師作出的意見；（4）律師意見的材料，律師意見是否是在考慮了專利權有效性和侵權有關的材料的基礎上作出的，其中有關材料包含專利審批歷史的材料；（5）律師意見的專業(yè)性，律師意見是否存在法律理解錯誤，或者是否存在未能充分理解和把握專利權效力和專利侵權相關理論的情況；（5）律師意見的資格，律師意見由執(zhí)業(yè)專利律師作出，還是由專利代理人作出；（6）律師意見的內(nèi)容，律師意見是否明確清楚。

律師意見不適格、不完整都是影響故意侵權抗辯的典型情形。其中，律師意見不適格主要通過律師意見的來源、律師意見的形式、律師意見的主體、律師意見的專業(yè)性、律師意見的資格等來判斷，律師意見不完整主要通過律師意見的材料、律師意見的內(nèi)容來判定。通常而言，律師意見不完整的典型表現(xiàn)是，律師在未看到全部必要事實的情況下作出法律意見，或者是律師在作出法律意見時沒有作出必要的分析。首先，律師在未看到全部必要事實的情況下作出法律意見。

在卡馬爾克通信公司訴哈瑞斯公司一案[26]中，盡管被控侵權人獲得了不構成侵權的律師意見，但是美國聯(lián)邦巡回上訴法院基于有證據(jù)證明被控侵權人故意向律師隱瞞重要信息，認定被控侵權人具有主觀故意。其次，律師在作出法律意見時沒有作出必要的分析。在約翰·霍普金斯大學訴賽爾普羅公司一案[27]中，盡管被控侵權人獲得的律師意見是專利權無效和不構成專利侵權行為，但是由于該律師意見忽略了其他權利要求，并且沒有將引用的現(xiàn)有技術與權利要求保護范圍聯(lián)系起來，同時考慮到該公司主管精通專利法和相關技術領域，因此認定被控侵權人具有主觀故意。

再如，在金布朗特公司訴羅伯特·H·皮特森公司一案[28]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定被控侵權人構成故意侵權，主要理由是在沒有分析專利申請過程和分析被控侵權產(chǎn)品結構的情況下，作出的不構成侵權的律師意見不具有適格性和完整性。同時，考慮到被控侵權人沒有及時回應專利權人的警告函，對該專利權采取了漫不經(jīng)心的態(tài)度，因此認定被控侵權人具有主觀故意。

四、故意認定的抗辯：被控侵權人避免侵權的主觀動機

對知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度適用條件的“故意”，最為重要的抗辯理由是，被控侵權人具有避免侵權的主觀動機。如果被控侵權人在行為過程中表現(xiàn)出具有避免侵犯專利權的主觀動機，那么被控侵權人不具有主觀故意，不適用懲罰性賠償。

例如，在博朗公司訴美國動力學合作公司一案[29]中，原告博朗公司訴稱，被控侵權人沒有直接回應其律師有關需要查看產(chǎn)品外部配置情況的請求，僅向律師發(fā)送了最終設計和試生產(chǎn)階段原型的照片和設計圖紙，因此被控侵權人獲得的不構成侵權的律師意見不適格。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，具有充足的、無可質疑的證據(jù)表明，被控侵權人采取適當?shù)淖⒁夂兔鞔_的善意以避免專利侵權，這主要體現(xiàn)在，在知道該專利之前，被控侵權人聘請設計公司獨立設計了攪拌機；被控侵權人的律師全程參與這一設計過程并提供了法律咨詢意見；被控侵權人的律師在被控侵權人的請求下發(fā)現(xiàn)了該專利；被控侵權人基于“與該專利比較類似”的理由拒絕了設計出來的一種方案；當年3月17日，被控侵權人接到律師發(fā)出的信件，該信件明確表明其最終設計并不侵犯該專利權；7月29日，被控侵權人接到律師發(fā)出的信件，該信件在詳細分析之后得出了不構成侵權的結論。

據(jù)此，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定被控侵權人不構成故意侵權。被控侵權人實質上質疑專利侵權是否成立和專利權的有效性，并不必然導致被控侵權人缺乏避免侵權的主觀動機，并不必然導致被控侵權人構成侵權故意。

五、故意的證明：從優(yōu)勢證據(jù)的證明標準到清晰可信的證明標準再到優(yōu)勢證據(jù)證明標準的回歸

早期法律實踐：優(yōu)勢證據(jù)的證明標準。在美國早期的法律實踐中，對專利侵權懲罰性賠償制度采用優(yōu)勢證據(jù)的證明標準。在西摩訴麥考密克一案[30]中，美國最高法院提出，對于因為善意或者疏忽造成的一般侵權行為，應當以權利人的實際損失作為損害賠償標準，對于因為蓄意或者惡意造成的特殊侵權行為，可以判處加倍的賠償，不僅起到補償專利權人損失的作用，也起到懲罰被控侵權人的作用。該案確立了專利侵權懲罰性賠償制度的適用前提，但是沒有對“故意”的證明作出討論。

在水下裝備公司訴莫里森·努森一案[31]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院指出，民事主體在收到專利權人發(fā)出的警告函或者律師函的時候，具有積極注意義務以確定其行為是否構成侵權，在收到專利權人發(fā)出的警告函或者律師函之后，該被控侵權人具有積極義務確定其行為是否構成侵權。

被控侵權人的內(nèi)部法律顧問進行了現(xiàn)有技術檢索，但是并沒有獲得或者分析專利侵權行為發(fā)生之前該專利的審查歷史，其法律意見在專利權的有效性和侵權判定方面僅有沒有支持的結論性表述。同時，被控侵權人明知這一法律意見來自其內(nèi)部法律顧問并且其內(nèi)部法律顧問沒有專利代理資格，因此，該內(nèi)部法律意見并非適格的法律意見，被控侵權人構成故意侵權。在這一證明過程中，完全采用了優(yōu)勢證據(jù)的證明標準。

希捷公司上訴案：從優(yōu)勢證據(jù)證明標準轉向清晰可信的證明標準。在希捷科技有限責任公司上訴（In re Seagate Technology LLC）一案[32]中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院明確了“故意侵權”的客觀標準和主觀標準，其中的“客觀標準”就是被控侵權人對侵犯有效的專利權的較高可能性有所認識，不顧客觀上具有較高可能性構成侵權的情況，仍然輕率地、魯莽地進行了制造、使用、銷售、進口、許諾銷售等行為。其中所述的“輕率地、魯莽地”，通常是指民事主體知道或者應當知道，作為一個理性的民事主體應當認識到，其行為是不合理的冒險行為，卻仍然堅持進行這一行為[33]。為了證明這一客觀標準的成立，專利權人必須以清晰的、具有說服力的證據(jù)證明，也就是說，客觀標準的證明標準必須達到清晰可信的證明標準。

光環(huán)電子案和斯特賴克公司案：優(yōu)勢證據(jù)證明標準的回歸。對“希捷標準”的反思與向完全主觀標準的轉變。2016年6月13日，美國最高法院針對光環(huán)電子公司訴脈沖電子公司專利侵權糾紛一案[34]和斯特賴克公司等訴齊默公司[35]專利侵權糾紛一案作出判決，調整了“希捷標準”[36]。

在該案中，美國最高法院對希捷公司上訴案給出的證明標準也進行了討論，否定了希捷公司上訴案確定的“清晰可信的證明標準”，實現(xiàn)了優(yōu)勢證據(jù)證明標準的回歸。美國最高法院認為，一方面，現(xiàn)行法沒有提供提高證明標準的法律依據(jù)。如前所述，美國法律實踐針對專利侵權訴訟中被控侵權人提出的專利權無效抗辯、以在先發(fā)明人為根據(jù)的侵權抗辯等，采用清晰可信的證明標準，然而這些是以《美國專利法》第282條、第273條的規(guī)定作為明確的法律依據(jù)，這些條文對證明標準作出了專門的特別規(guī)定。

《美國專利法》第284條并未對專利侵權懲罰性賠償制度的適用條件作出單獨的證明標準要求，立法者并未給予特定的證明標準要求，因此，不應當適用更高的清晰可信的證明標準。另一方面，歷史上的法律實踐也沒有提供提高證明標準的法律依據(jù)。正如美國最高法院在傲客健身器材公司訴愛康運動與健康公司一案[37]中所作出的考察，專利侵權訴訟一直適用優(yōu)勢證據(jù)的證明標準。專利侵權懲罰性賠償制度的法律適用不應當是例外。

結語

知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度需要實現(xiàn)嚴格保護知識產(chǎn)權和防止知識產(chǎn)權濫用的雙重價值取向，體現(xiàn)政策價值和經(jīng)濟價值[38]。在知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度構成要件的認定中，也需要注重這二者的平衡。

通常而言，最為核心的是如何通過被控侵權人的行為認定其存在故意的主觀心態(tài)，其主要通過尋求遵循稱職律師意見的情況加以認定。這一認定的關鍵是被控侵權人的動機或者意愿，需要達到優(yōu)勢證據(jù)的證明標準加以證明。關于構成要件的最關鍵的抗辯理由，是被控侵權人具有避免侵權的主觀動機，也需要通過證據(jù)證明被控侵權人的行為加以判定。

[1]參見國務院法制辦公室關于《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》公開征求意見的通知，http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201512/20151200479591.shtml（最后訪問日期：2016年12月2日）；和國務院法制辦公室關于公布《中華人民共和國著作權法（修訂草案送審稿）》公開征求意見的通知，http://www.chinalaw.gov.en/article/cazjgg/20 1 406/20 1 40600396 1 8 8.shtml（最后訪問日期：2016年12月2日）。

[2]張鵬：《知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度的正當性及基本建構》，載《知識產(chǎn)權》2016年第4期，第102-107頁。

[3]袁秀挺：《知識產(chǎn)權懲罰性賠償制度的司法適用》，載《知識產(chǎn)權》2015年第7期，第21-28頁。

[4]參見Roberts v. Sears, Roebuck ＆ Co.,723 F.2d 1324,221 USPQ 504（7th Cir. 1983）, on remond, 1986 WL 6909（N.D.111. 1986]; Yoder Bros., Inc. v.California-Florida Plant Corp.,537 F.2d 1347,1383-84,193 USPQ 264（5th Cir.1976）,cert denied,429 U.S. 1094（1977）另參見和育東著：《美國專利侵權救濟》，法律出版社2009年版，第195頁。

[5]InreSeagate Technology LLC,497 F.3d 1360,2007 U.S.App.LEXIS 19768（Fed. Cir. 2007（en banc）,cert. denied sub nom.

[6]Marketa Trimble Landova. Punitive damages in copyright infringement actions under the US Copyright Act. E.I.P.R. 2009,31（2）,p. 110.

[7]張玲：《論專利侵權賠償損失的歸責原則》，載《中國法學》2012年第2期，第119-130頁。

[8]Jon E. Wright Willful Patent Infringement and Enhanced Damages: Evolution and Analysis. 10 Geo. Mason. Law Review 97（2001-2002）.

[9]Underwater Devices,Inc. v. Morrison-Knudsen Co.,Inc.,717 F.2d 1380,1390,219 USPQ 569（Fed. Cir. 1983）, overruled.

[10]Kalmanv．Berlyn Corp.,914 F.2d 1473,1484,16 USPQ2d 1093,1101 （Fed. Cir. 1990）.

[11]Central Soya Co.. Inc.v．Geo. A. Hormel＆Co.,723 F.2d 1573,220USPQ 490（Fed. Cir. 1983）.

[12]American Original Corp. v. Jenkins Food Corp., 774 F.2d 459,227 USPQ 299（Fed. Cir. 1985）.

[13]King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853,226 USPQ 402（Fed. Cir. 1985）,cert. denied,475 U.S. 1016（1986）.

[14]Underwater Devices,Inc. v. Morrison-Knudsen Co.,Inc.,717 F.2d 1380,1390,219 USPQ 569（Fed. Cir. 1983）, overruled.

[15]Kalman v. Berlyn Corp.,914 F.2d 1473,1484,16 USPQ2d 1093,1101（Fed. Cir. 1990）.

[16]Read Corp.v.Portec, Inc.，970F. 2d 816, 23 U.S.P.Q.2d 1426（Fed. Cir. 1992）.

[17]In re Seagate Technology LLC,497 F.3d 1360,2007 U.S.App.LEXIS 19768（Fed. Cir. 2007（en banc）,cert. denied sub nom.

[18]Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v Dana Corp., 383 F.3d 1337（Fed. Cir. 2004）.

[19]In re Seagate Technology LLC,497 F.3d 1360,2007 U.S.App.LEXIS 19768（Fed. Cir. 2007（en banc）,cert. denied sub nom.

[20]Safeco Ins. Co. ofAmerica v. Burr,551 U.S. 47（2007）.

[21]Randy R. Micheletti. Willful Infringement After In re Seagate: Just What Is “Objectively Reckless” Infringement? 84 Chi.-Kent L. Rev975.994-996（2010）.

[22]Randy R. Micheletti. Willful Infringement After In re Seagate: Just What Is “Objectively Reckless” Infringement? 84 Chi.-Kent L. Rev.975,994-996（2010）.

[23]Halo Electronics, Inc.v.Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923（2016）,195 L.Ed.2d 278,84 USLW 4386,118 U.S.P.Q.2d 1761.

[24]Stryker Corporation, Et Al., Petitioners v. Zimmer, lnc.,Et.Al., 14-1520.

[25]In re Seagate Technology LLC,497 E3d 1360,2007 U.S.App.LEXIS 19768（Fed. Cir. 2007（en banc）,cert. denied sub nom.

[26]Comark Communications,Inc.v.Harris Corp., 156 E3d 1182,48 USPQ2d 1001（Fed. Cir. 1998）.

[27]Johns Hopkins University v. CellPro,lnc., 152 F.3d 1342,47 USPQ2d 1705（Fed. Cir. 1998）.

[28]Golden Blount, Inc.v.Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354（Fed. Cir. 2006）

[29]Braun Inc. v. Dynamics Corporation of America, 975 F.2d 815,24 USPQ2d I121（Fed. Cir. 1992）.

[30]Seymour v. McCormick-57 U.S. 480 （1853）.

[31]Underwater Devices,Inc.v.Morrison-Knudsen Co.,Inc.,717 F.2d 1380,1390,219 USPQ 569（Fed. Cir. 1983）, overruled.

[32]In re Seagate Technology LLC,497 F.3d 1360,2007 U.S.App.LEXIS 19768（Fed. Cir. 2007（en banc）,cert. denied sub nom.

[33]Safeco Ins. Co. of America v. Burr,551 U.S. 47（2007）.

[34]Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923（2016）,195 L.Ed.2d 278,84 USLW 4386,118 U.S.P.Q.2d 1761

[35]Stryker Corporation, Et Al., Petitioners v.Zimmer, Inc.,Et.Al.,14-1520.

[36]張曉霞：《美國專利侵權懲罰性賠償標準的新發(fā)展》，載《知識產(chǎn)權》2016年第9期，第104-109頁。

[37]Octane Fitness,LLC. v. Icon Health＆Fitness,Inc.,134 S.Ct. 1749,188 L.Ed.2d 816,82 USLW 4330,110 USPQ2d 1337.

[38]張鵬：《專利侵權損害賠償制度價值初探》，載《科技與法律》2016年第2期，第322-343頁。

作者：陳莎莎，來源：北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司

申請人對專利局駁回申請的決定不服的，可以在收到通知之日起3個月內(nèi)向國家知識產(chǎn)權局復審委員會請求復審。請求復審應當提交 “ 復審請求書 ”一式兩份，在其中說明復審的理由，復審理由應當針對專利局的駁回決定中提出的事項請求進行申訴，否則不予受理。為了支持復審理由或者消除申請文件中的缺陷，申請人在請求復審時，可以附具有關證明文件或資料，也可以對駁回決定中涉及的部分內(nèi)容進行修改。復審請求應當由全體申請人共同提出。請求復審還應當繳納規(guī)定的費用。

撰寫高質量申請文件的步驟：

先理解

1.根據(jù)技術交底書初步理解技術方面；

2.查新檢索其是否具有專利性，借助現(xiàn)有技術進一步理解技術方案；

3. 采取電話、郵件等方式與發(fā)明人溝通，深入挖掘專利，初步撰寫說明書。

再拓展

1.與發(fā)明人進行進一步溝通，就本發(fā)明針對所要解決的技術問題而采取的技術方案提供多個實施例，從而拓展發(fā)明專利，為尋求適當?shù)谋Ｗo范圍進行鋪墊；

2.根據(jù)查新檢索到的現(xiàn)有技術也可拓展發(fā)明專利，但為避免過渡拓展，最好通過書面方式征得發(fā)明人的同意。

3.在充分拓展發(fā)明專利的基礎上進一步豐富說明書，形成最終提交文本。

概括權利要求、發(fā)明內(nèi)容及摘要

1. 采用功能性和上下位概念的方式來描述所要解決的技術問題和說明書中具體實施方式部分；

2.采用倒金字塔的方式對權利要求進行布局?？梢栽诮o出裝置、裝置的各個部件的前提下，描述各個部件之間的連接關系和裝置的運行方式。

3.撰寫好權利要求后，將其整體加入到說明書的發(fā)明內(nèi)容部分，并將技術問題和技術效果也加入到說明書的發(fā)明內(nèi)容部分的適當位置。

4.撰寫摘要：盡量避免容易被競爭對手通過監(jiān)控檢索而檢索到。

注意保護范圍

對技術特征進行上位化：在權利要求中對發(fā)明或實用新型技術方案的技術特征作概括性的限定，使權利要求獲得更寬的保護范圍，為申請人爭取最大的利益。

過度的上位則會不符合專利法第二十六條第四款規(guī)定，而如果對于某些能夠上位的技術特征采用下位的描述方式，則又會使權利要求的保護范圍過窄。

權利要求書中盡量少用或不用“為”和“是”，可以用“包括”。用“為”來限定屬于封閉的表達方式，如果用“包括”來替代“為”則屬于開放的表達方式，有利于擴大保護范圍。

一般情況下權利要求中不使用“約”、“接近”、 “等”、或“類似物”等類似的用語，防止權利要求范圍描述不清楚。

注意名詞前的定語和狀語是否必要，例如“方形通孔”的“方形”。

規(guī)范使用詞語

在權利要求書能夠得到說明書的支持的前提下，權利要求書在用詞和表達方式上的考究，也能為專利申請人爭取更大的保護范圍。

采用國家統(tǒng)一規(guī)定的技術術語;權利要求中不得使用含義不確定的用語，如“厚”、“薄”、“強”、“弱”、“高溫”、“高壓”、“很寬范圍”等，除非這種用語在特定技術領域中具有公認的確切含義，應盡量選擇說明書中記載的更為精確的措詞替換上述不確定的用語。

權利要求中不得出現(xiàn)“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時”等類似用語。當權利要求中出現(xiàn)某一上位概念后面跟一個由上述用語引出的下位概念時，應當要求申請人修改權利要求，允許其在該權利要求中保留其中之一，或將兩者分別在兩項權利要求中予以限定。

動詞前的副詞或連詞不該省略的不能省略，例如 “根據(jù)……確定……”， “確定”才是動詞。加上“來”或“以”等介詞將動作限定為“確定”的方式可以使句子的意思表達更準確。隨著技術方案的日趨復雜，權利要求書中的每一個字都應該有確定的含義，不能輕易省略。

只有當方向定位屬于通常情況時才能用方向定位來描述結構（ “上面” “水平”等）。

檢索貫穿發(fā)明專利申請、審查、無效以及后期侵權訴訟等的各個環(huán)節(jié)，還需要不斷提高檢索能力，以便客觀準確地評判發(fā)明專利的專利性。

高質量專利申請文件不僅需要專利代理人水平高，當然還需要發(fā)明人充分公開和與代理人密切配合共同協(xié)商、溝通、練習才能達到應有的水準，所以各位代理人不僅需要練習筆頭上的功夫，嘴上的功夫也不可小覷嘍！

我們講解了怎樣撰寫高質量的專利申請文件，其實一件專利文件的價值并不只取決于撰寫的好壞，專利的申請也是門技術活兒！

申請專利前置準備

首先應進行專利文獻檢索查新，以判斷發(fā)明創(chuàng)造是否符合專利三性的基本條件。這時對專利三性的判定僅僅是初步的，檢索以盡量減少專利申請的盲目性、增加專利授權的把握性和授權后的法律穩(wěn)定性，另一個目的是便于找到現(xiàn)有對比技術，以便更準確地撰寫權利要求書和確定專利權的保護范圍。

其次需要對競爭對手的技術經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)及其專利策略作進一步分析，并檢查本申請是否符合本方產(chǎn)品及技術經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略及專利戰(zhàn)略。有的甚至還需要對國外市場進行調查，對專利的國外推廣應用前景、商業(yè)價值及經(jīng)濟效益進行預測。

第三，準備好資金，尤其申請國外專利需要較多資金。

第四，做好相關技術保密工作，應依法委托專門的專利代理機構代理。

專利申請的動機和策略與申請的時機、方式密不可分，正確選擇專利申請的時機和方式，對專利申請效果常有出奇制勝及錦上添花的作用。

專利申請不能過早，發(fā)明創(chuàng)造尚未基本完成就過早申請，技術公開后可能產(chǎn)生三種不利后果：

1、技術內(nèi)容未充分公開，尚不能實施，被專利局駁回，不能授權；

2、被駁回的未成熟的專利申請可能給他人以啟迪，如他人迅速改進，搶先申請，反受制于人，自己種的桃子反被他人摘走；

3、可能造成專利的保護不嚴密、不完整，從而為他人提供改進、擴展和申請新專利的機會。

當然，申請也不能過遲，如果發(fā)明創(chuàng)造本已經(jīng)基本完成，但總認為不完善，又是測試、又是細節(jié)改進，結果耽誤了申請時機，被后來者搶先申請了則不像失之過早一樣會有再申請補救的機會；失之過遲就無法挽回了。

小e為大家總結了一些專利申請的時機和方式，選擇自己需要的時機和方式可能會事半功倍呢！

搶先申請，捷足先登

我國專利授予最先申請的人，先發(fā)明受制于先申請，故專利申請日至關重要！

競爭十分激烈的熱門技術領域里，發(fā)明創(chuàng)造一旦完成就應火速申請專利；

如果發(fā)明的市場壽命期較短或發(fā)明創(chuàng)造比較簡單、難度不大，完成后也應火速申請專利占領市場。

剛剛說的“完成”并不是直到產(chǎn)品投入生產(chǎn)才能申請專利喔！不用等到產(chǎn)品完美無缺，有時只要認為有一條能通向成功的技術路線時就可以申請了，如果日后有完善和改進，還可以再申請改進專利或要求在先前申請的優(yōu)先權，將兩項申請合并審批。

一般機電類產(chǎn)品有了結構圖紙，并依現(xiàn)有理論判斷可以實施就可申請了。

生產(chǎn)工藝類申請一般待小試、擴大試驗或中間試驗完成后就可以申請。

復雜的機器、生產(chǎn)難度大的化工產(chǎn)品或冶金產(chǎn)品制出樣機、樣品，或小試后，認為能實施時就可申請。

搶先隱蔽申請

搶先申請的一種特殊形式，指專利申請在偃旗息鼓的形式下進行。例如向小語種國家申請，以盡量逃避他人檢索耳目，使他人獲得該專利信息的時間滯后。又如申請發(fā)明專利后不要求提前公開，或通過補正手段盡量推遲技術公開時間。再如，專利名稱選擇較偏，他人易于漏檢而閉塞視聽等，以利于申請人拉大與競爭對手的技術差距。

待機申請

待機申請必須依賴于信息情報的準確可靠和對技術發(fā)展動態(tài)的準確判斷。當某項技術的開發(fā)遠遠超前，且根據(jù)確切情報，競爭對手對此技術并無研發(fā)動向時，可不過早申請，而是繼續(xù)研發(fā)、擴大競爭對手的技術落差，并隨時掌握確切情報。一旦認為競爭對手有此研發(fā)動向時，再立即申請。

不易破譯的而又符合專利申請條件的技術秘密可先作為商業(yè)秘密或利用合同保護，一旦發(fā)現(xiàn)有可能外泄或有破譯跡象時立即申請。

連續(xù)替換申請

某項重大復雜技術的研究遠遠領先于競爭對手，且實施周期又很長，專利保護期顯得太短時，也可先提出專利申請，在專利申請公開前一定時間，如確認仍有新穎性或判斷對手近期不可能已經(jīng)進行相關研發(fā)和專利申請，可將第一次申請主動撤回，重新提交第二次申請，或第三次、第四次重新申請，以進行生產(chǎn)準備和延長專利的實際保護年限。但應確保每次提出時都具有專利三性。

當優(yōu)先權期將滿而申請國外專利時間來不及或未做好準備時，也可根據(jù)上述原則撤回前面已提出的但尚未公開的專利申請，重新提交專利申請，以取得新的國外申請的優(yōu)先權日，從而為申請國外專利提供從容的時間。

專利申請其它策略

通?？梢韵虿话l(fā)達國家申請產(chǎn)品專利，以占領其商品市場；

向技術發(fā)達的國家申請方法專利，以轉讓專利技術；

對制造難度較高的產(chǎn)品在產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國申請產(chǎn)品專利；對制造難度較低的產(chǎn)品在產(chǎn)品的主要使用國尋求專利保護；

對于發(fā)明不是十分重大、與國外沒有經(jīng)濟往來和聯(lián)系、又無經(jīng)濟實力的小企業(yè)或個人，一般只申請國內(nèi)即可。

申請專利時填寫申請人、發(fā)明人或設計人，應實事求是，不要留下糾紛隱患。如日后再改程序會比較麻煩，而且往往會產(chǎn)生糾紛，影響專利實施。

來源：北京三友知識產(chǎn)權代理有限公司

（ 1 ）向專利局提交申請文件或辦理各種手續(xù)的文件，應當使用國家知識產(chǎn)權局統(tǒng)一制定的表格，申請文件均應一式兩份，手續(xù)性文件可以一式一份；表格可以從網(wǎng)上下載，也可以到國家知識產(chǎn)權局受理大廳索取或以函方式索取。

（ 2 ）一張表格只能用于一件專利申請。

（ 3 ）向專利局提交的各種文件申請人都應當留存底稿，以保證申請審批過程中文件填寫的一致性，并可以此作為答復審查意見時的參照。

（ 4 ）申請文件是郵寄的，應當用掛號信函。無法用掛號信郵寄的，可以用特快專遞郵寄，不要用包裹郵寄申請文件。掛號信函上除寫明專利局或者專利局代辦處的詳細地址（包括郵政編碼）外，還應當標有 “ 申請文件 ” 及 “ 國家知識產(chǎn)權局專利局受理處收 ” 或 “ 國家知識產(chǎn)權局專利局 ×× 代辦處收 ”的字樣。申請文件最好不要通過快遞公司遞交，通過快遞公司遞交申請文件，以專利局受理處以及各專利局代辦處實際收到日為申請日。一封掛號信內(nèi)應當只裝同一件申請的申請文件或其他文件。郵寄后，申請人應當妥善保管好掛號收據(jù)存根。

（ 5 ）專利局在受理專利申請時不接收樣品、樣本或模型。在審查程序中，申請人應審查員要求提交樣品或模型時，若在專利局受理窗口當面提交的，應當出示審查意見通知書；郵寄的應當在郵件上寫明 “ 應審查員 ××× （姓名）要求提交模型 ” 的字樣。

（ 6 ）申請人或專利權人的地址有變動，請及時向專利局提出著錄項目變更；申請人與專利事務所解除代理關系，應向專利局辦理變更手續(xù)。

一、專利侵權預警
1．侵權預警體系概述
專利侵權預警是收集本技術領域的技術情報、整理和分析判斷，對可能發(fā)生的重大專利事務及其可能產(chǎn)生的危害程度做出預報。專利侵權預警包含兩方面的含義，一方面企業(yè)對可能發(fā)生的專利爭端提前發(fā)布警告，另一方面是對即時發(fā)生的專利爭端做出迅速的反映，以維護企業(yè)利益和最大限度地減少損失。
專利預警已成為現(xiàn)代企業(yè)應對激烈競爭的必需手段。全球范圍內(nèi)的專利訴訟案件日趨增多，與專利有關的糾紛呈擴大化趨勢。知識產(chǎn)權戰(zhàn)爭逐漸成為未來商戰(zhàn)的主題。
企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的過程中需要利用專利預警來規(guī)避專利侵權，進行主動防范。通過專利預警，企業(yè)可以明晰自己的權利范圍，同時掌握相關競爭對手的專利權范圍，對可能有抵觸的他人權利有清楚的認識，一旦發(fā)現(xiàn)侵權行為時采取相應解決措施。專利預警機制的建立以專利檢索和調查為基礎、充分利用專利信息和市場信息來實現(xiàn)。

專利預警對政府、企業(yè)、實驗室、大學都有價值，尤其國家機構和大企業(yè)建立專門的專利預警機構與工作機制，目的是鼓勵創(chuàng)新、保護投資、發(fā)展市場。
一般地，企業(yè)專利保護和預警機制至少應包括以下幾個方面的內(nèi)容：

其一，掌握競爭對手的技術發(fā)展狀態(tài)；

其二，對企業(yè)自主專利的產(chǎn)生、專利技術的利用和保護措施給出依據(jù)和建議；

其三，發(fā)布警示和作出技術發(fā)展對策；其四，侵權和/或被訴侵權應對措施。

還需要注意的是，有時候專利預警會超出專利權自身的范圍，擴大到關注以核心專利為代表的技術權利集合，其中還會包含技術秘密和其他技術平臺的侵權問題。

技術部門的預警人員定期按照檢索表達式對一定范圍專利數(shù)據(jù)庫內(nèi)的專利信息進行檢索采集，然后通過預警公式來發(fā)現(xiàn)對企業(yè)有影響的專利，并發(fā)出預警信息給知識產(chǎn)權管理部門，知識產(chǎn)權管理部門與技術部門一起對預警信息和目標專利進行分析，得出是否預警的結論，及時反映給公司的決策層，并提出合理的建議。

當市場部門和銷售部門的人員發(fā)現(xiàn)一些重要的市場、商業(yè)、專利信息，可能對公司造成影響時，也及時反饋給知識產(chǎn)權管理部門，知識產(chǎn)權管理部門也對這些信息進行分析，看是否存在專利上的影響，并將預警結論發(fā)給公司的決策層。
要保證專利侵權預警工作的效率性、專業(yè)性、及時性。在研發(fā)活躍的企業(yè)，往往產(chǎn)品涉及多個技術領域、專利權內(nèi)容較多，專利保護和預警的意義和作用將更為明顯。例如通信行業(yè)每年新增專利多以萬計，開展專利侵權分析工作量很大，必須通過工作體系來實現(xiàn)、并提高效率和形成積累。企業(yè)充分利用各類技術情報部門，或者建立專門的專利信息中心，形成與企業(yè)產(chǎn)品和市場相對應的專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計與管理平臺。

專利侵權預警工作具有較強的技術性、市場性和法律性，建立專利侵權分析專家隊伍開展工作。由于技術和市場不斷發(fā)展，新技術和新應用不斷出現(xiàn)，因此專利侵權分析工作量逐年增長，另外由于技術發(fā)展的繼承性和反復性，有些以往沒有侵權意義的專利可能需要重新考慮，因此需要建立不斷積累的專利侵權分析數(shù)據(jù)庫，以避免大量的重復勞動，建立專利侵權預警程序進行實時預頁警，還需要一套可靠的流程機制來保障。
2．侵權判斷和風險等級
侵權判斷是將某一項目或過程中所采用的產(chǎn)品或方法作為侵權判別的研究對象，將研究對象與現(xiàn)有專利權利要求進行比較，主要依據(jù)“全面覆蓋原則”和“等同原則”判定是否存在侵權風險。
高風險等級，研究對象的技術方案中必要技術特征與相關專利權利要求的全部必要技術特征相同則適用全面覆蓋原則。具體形式有：研究對象技術方案的技術特征包含了相關專利權利要求中記載的全部必要技術特征；或者相關專利權利要求中記載的必要技術特征采用的是上位的概念，而研究對象所采用的是相應的下位概念；或者研究對象在利用相關專利權利要求中的全部必要技術特征的基礎上，又增加了新的技術特征。即使研究對象已經(jīng)獲得了專利權也侵犯了在先專利權的保護范圍。
中度風險等級。研究對象有部分技術特征與相關專利權利要求保護的技術特征相比從字面上看不相同，但經(jīng)過分析可以認定兩者是等同的技術特征。有兩種情況：研究對象的技術特征與相關專利權利要求的技術特征相比，是以相同的手段實現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生了基本相同的效果；以及對該專利所屬技術領域普通技術人員來說，通過閱讀專利權利要求和說明書，無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的技術特征。如果同時具備兩項條件則滿足等同原則，提高了侵權風險。
低風險或無風險等級。如果研究對象與相關專利權利要求保護的技術特征相比少一個或一個以上的技術特征，風險較低；如果研究對象的技術方案與專利權利要求的技術特征完全不同，則無風險等級。
3．專利分析的目標和策略
(1)分析目標
行業(yè)專利現(xiàn)狀分析：搞清國內(nèi)外同一行業(yè)中的技術發(fā)展狀況，與競對手相比優(yōu)勢或差距。
技術標準分析：對技術標準方案進行專利分析，加強對具有自主知識產(chǎn)權的技術標準參與國際競爭的機會。
競爭對手專利布局分析：針對競爭對手進行分析，幫助企業(yè)自身規(guī)避技術威脅，占領競爭對手的技術盲區(qū)。
特定技術領域專利分析：針對一些特殊的技術領域進行分析，目的在于確定該領域的技術發(fā)展趨勢、核心技術，尋找技術空白。
(2)分析內(nèi)容
首先要進行專利檢索，需要企業(yè)技術人員和法律人員一起，根據(jù)相關技術的特點制定初步的檢索表達式，并經(jīng)多次驗證后確定下來，進行專利數(shù)據(jù)的采集，并將采集后的專利數(shù)據(jù)進行分析。除了通過對專利數(shù)據(jù)的著錄項目信息進行簡單的定量分析外，還花費了大量的人力進行專利全文的閱讀，并對專利文獻列表添加技術和法律屬性因素，并在這些因素基礎上，進行綜合分析和判斷。國內(nèi)分析工具有PIAS、M，CAM、PatentEX、PatentGuider、HIT—恒庫等，國外分析工具有Aureka、TDA、STN AnaVist, Focust,? Patentlab-II和 Biz Smart Chart等。
(3)分析策略
中小企業(yè)抗風險能力弱，可能一次侵權訴訟就能使其在市場上遭遇重創(chuàng)，甚至滅頂之災。中小企業(yè)的經(jīng)營者應首先樹立危機意識，立足于生存，盡可能在避免侵犯他人知識產(chǎn)權的基礎上謀求自身的漸進發(fā)展。首先，在研發(fā)之前就應通過專利調查來調整、準確確定研發(fā)方向，避免投資風險。其次，通過專利檢索分析，把握同行業(yè)相關技術領域的技術發(fā)展方向，獲得知識、提高水平。最后，對引進技術或產(chǎn)品的知識產(chǎn)權法律狀態(tài)進行了解，避免侵權風險。
大型企業(yè)專利檢索和分析的重點有所不同。結合企業(yè)的實際情況和發(fā)展規(guī)劃選擇恰當?shù)膶＠麢z索和調查策略，保障企業(yè)隨時把握技術發(fā)展前沿。首先，對技術動向和市場走向進行調查，達到遏制競爭對手、搶占技術制高點的目的。有時為了迷惑競爭對手還故意公開一些與企業(yè)發(fā)展的方向不一致的技術信息或沒有利用價值的技術情報。其次，大企業(yè)進行專利法律調查的目的應為企業(yè)開拓海外市場做準備。需要重視同族專利調查，掌握競爭對手在全球范圍內(nèi)的專利布局；由于各個國家地區(qū)的專利法律規(guī)定不同，同族專利在優(yōu)先權期限內(nèi)向各國申請時是否存在程序瑕疵，也會影響專利的法律效力。
4．專利預警過程管理
(1)在研發(fā)活動中開展專利預警
在企業(yè)制定技術開發(fā)項目之前進行專利查新檢索避免低層次重復研發(fā)。通過專利信息分析可以找到技術的空白點和發(fā)展趨勢、發(fā)現(xiàn)已有的或潛在的競爭對手、建立企業(yè)針對技術研發(fā)的專利戰(zhàn)略。在項目研發(fā)過程中跟蹤相關技術的發(fā)展狀況，更新專利檢索信息。跟蹤觀察競爭對手專利技術發(fā)展情況，包括：哪些企業(yè)提交了專利申請、涉及哪些重要技術、所占此例多大、技術水平如何。當上述對比結果達到了預警的水平時則通過適當?shù)臋C制發(fā)布預警信息，使企業(yè)可以采取應對措施。研究制訂專利申請、保護、專利技術應用、許可和轉讓等方案。專利侵權訴訟發(fā)生時，制定專利侵權技術判定報告、提出規(guī)避侵權的技術方案。
(2)在市場活動中開展專利預警
在企業(yè)拓展目標市場，針對滿足該目標市場的技術及產(chǎn)品進行專利檢索，了解現(xiàn)有市場范圍內(nèi)的技術發(fā)展展狀態(tài)及競爭對手在本市場領域的專利資產(chǎn)布局情況，以避免專利權的沖突?？梢哉页龈偁帉κ挚赡艿那謾喾秶?，以及專利權的空白點，建立企業(yè)針對目標市場的專利戰(zhàn)略。當市場機會出現(xiàn)以后，在產(chǎn)品銷售活動過程中，持續(xù)地跟蹤競爭對手的產(chǎn)品推廣情況和投標中所運用的技術和產(chǎn)品組合，及時發(fā)布預警信息。

研究制定專利組合保護方案和專利侵權救濟策略。在市場活動中開展專利預警分析工作、消除瑕疵、避免侵權風險，對保證合同、銷售有重要的意義。在現(xiàn)代國際產(chǎn)品貿(mào)易中，有些產(chǎn)品涉及較多技術要求，產(chǎn)品所涉及的供應鏈復雜、數(shù)量較大，及時理清產(chǎn)業(yè)鏈上下游的知識產(chǎn)權關系、預先處理侵權問題，可以避免市場機會喪失。

(3)綜合分析預警

專利預警條件是專利預警平臺中的重要內(nèi)容。通過多個判別條件加權積分來得出預警等級的方法，稱為“綜合預警”。預警條件所涉及的因素包括技術領域、權利地域、期限等，例如定量分析目標專利是屬于國內(nèi)申請還是國際申請、專利質量如何、被引證次數(shù)、權項數(shù)的多少、該領域的哪些專利是否被一些標準所采納、哪些專利經(jīng)常成為訴訟和爭議的對象、哪些重要專利是屬于競爭對手或友商、專利被企業(yè)所關注的程度、同族專利的多少等諸多因素。

同類產(chǎn)品或方法專利申請量和授權量指標提高的程度、同族專利的多少等諸多因素。同類產(chǎn)品或方法專利申請量和授權量指標提高的程度、說明本企業(yè)將面臨更多的專利障礙。產(chǎn)品市場占有率下降時，應對擠壓本企業(yè)的市場份額的企業(yè)進行重點分析。

在建立專利預警工作機制和平臺后，預警團隊需要定期按照當初確定的檢索表達式來采集新產(chǎn)生的專利信息，并按照既定的預警公式進行預警分析，所采用的檢索表達式和預警條件可根據(jù)公司需要的變化進行調整。
二、專利組合保護
1．如何綜合制定保護策略
企業(yè)宜首先考察專利和其他技術資產(chǎn)形成多重保護策略，為知識產(chǎn)權的經(jīng)營、競爭與合作創(chuàng)造基礎。專利保護策略包括權利取得、專利組合、專利與其他技術資產(chǎn)組合、地域組合、策略公開、專利經(jīng)營等保護策略。
專利保護是一個綜合的機制，具體策略與技術、標準、市場、政策、法規(guī)、傳統(tǒng)等因素密切相關（見表1）。專利保護策略首先是一個經(jīng)營問題而不是司法救濟問題。通過司法途徑反侵權或抗辯的代價過大，尤其是針對發(fā)達國家市場由于司法的獨立性強，一旦卷進訴訟將導致難以回旋的后果。

2．權利取得策略：專利申請時機、范圍、種類、地區(qū)、專利維行時間的選擇
在確定申請時機時要考慮發(fā)明創(chuàng)造的應用價值。如果研究領先同行，一般要等其應用研究大體成熟后再提出專利申請，防止其他企業(yè)搭便車改進、搶先申請二次專利；如果競爭對手多、市場需求量大、容易被模仿的技術應盡快申請專利。
有的技術成果不申請專利而以技術秘密( Know-how)來保護更為有利。如美國的“可口可樂”飲料配方作為企業(yè)技術秘密已經(jīng)有100多年。有的發(fā)明可以部分申請專利、部分保密，在專利申請人在確定申請國時要考慮能否在該國獲得有效保護。需要考慮申請的國家關于專利條件的規(guī)定、專利保護的政策、法律、文化環(huán)境等因素。該國是否有前景廣闊的專利技術實施市場、競爭對手是否具有較強的仿制能力。
專利的實際維持時間是權利人根據(jù)其自身條件、專利技術情況、專利制度相關規(guī)定和專利管理制度及專利戰(zhàn)略等主要影響因素做出的綜合性決定形成的。專利帶來企業(yè)資產(chǎn)增值最重要，不能轉化為產(chǎn)品應用、不能通過各種經(jīng)營方式轉化、不能通過保護性的組合發(fā)揮專利作用的可以縮短其維持時間。
3．專利組合保護
新技術往往是通過多個專利共同保護?？萍碱I域中許多產(chǎn)品之間往往互補形成復雜產(chǎn)品系統(tǒng)，這必將涉及眾多專利權人。某一企業(yè)想要制造一個新產(chǎn)品必須向許多權利人取得許可。
“專利叢林”問題最早由美國著名專利法專家Karl Shapiro提出，指開發(fā)新技術的人必須在專利叢林中披荊斬棘才能獲得自己所需的全部專利技術的使用許可。專利叢林概念的提出具有一定的批判意義，認為其阻礙技術革新。
“專利網(wǎng)”戰(zhàn)略又稱外圍專利戰(zhàn)略，是指企業(yè)圍繞基本專利開發(fā)配套的外圍技術，并通過專利權保護的戰(zhàn)略。專利網(wǎng)的一種類型是在自己的專利周圍設置許多原理相同的小專利并形成專利網(wǎng)；第二種類型是在他人的基本專利周圍設置專利網(wǎng)。專利網(wǎng)與專利叢林都是圍繞核心目標的專利集合，專利網(wǎng)的提出具；有一定的正面意義，意在實施專利保護。
“專利組合”( patent portfolio)，是企業(yè)控制的戰(zhàn)略性集合。專利組合以過程或產(chǎn)品上的相關性為特點形成保護范圍更大的“超級專利”。企業(yè)運用有派生關系的多種專利形成組合保護的方法主要有：必要專利與潛在必要專利組合保護、基礎專利和二次專利組合保護、核心專利和外圍專利組合保護等類型。
(1)必要專利與潛在必要專利的組合保護。

開發(fā)專利并寫入標準中，再圍繞該專利開發(fā)較多的外圍專利或二次專利，這些專利由于滿足了同類標準的需求或架構，是實施標準可能使用的專利，即“潛在的必要專利”。有時雖然這些潛在必要專利看上去和標準無關，但標準的發(fā)展可能遭遇該技術路線。跟隨型的企業(yè)還可以在充分研究競爭對手必要專利基礎上用大量潛在必要專利將其包圍，因此將標準的發(fā)展趨勢囊擴到自己的專利權范鬧，為交叉許可創(chuàng)造條件、降低進入目標市場的風險。
(2)基礎專利和二次專利的組合保護。

所謂基礎專利是與二次專利相區(qū)別的，某一技術領域的原創(chuàng)性專利，該領域的其他技術方案都以該專利為基礎發(fā)展演化而來的。實施二次專利有賴于實施該基礎專利，因此侵犯了其專利保護范圍。由于專利網(wǎng)戰(zhàn)略或專利叢林現(xiàn)象的存在，即使企業(yè)擁有了一定數(shù)量的基礎專利，也會很快被其他企業(yè)的二次專利所包圍，因此削弱甚至喪失擁有基礎專利的優(yōu)勢。必須不斷地開發(fā)二次專利、從被包圍到反包圍，形成周期性的技術浪涌，持續(xù)地抗衡競爭對手。
(3)核心專利和外圍專利組合保護。

所謂核心專利是實現(xiàn)產(chǎn)品核心功能的專利技術。所謂外圍專利是與核心專利技術相配合完成整個產(chǎn)品功能的專利技術，例如在產(chǎn)品中起輔助、優(yōu)化作用的技術，或者用于研發(fā)和生產(chǎn)該產(chǎn)品的裝置、方法或測試手段等平臺技術、產(chǎn)品的應用方法等。實施外圍專利并非一定會侵犯核心專利保護范圍，但沒有這些外圍技術，核心專利技術也不能得到有效的運用。核心專利是基礎性的，外圍專利大多是選擇性的。當外圍專利由于技術成熟度較高獲得廣泛使用時會成為經(jīng)濟價值最高的技術，會對核心技術的運用產(chǎn)生效益型壁壘。
4．專利、技術秘密和策略公開組合保護
企業(yè)申請專利的商業(yè)目的是使競爭對手不易進入市場，但專利文獻的公開會提高競爭對手的技術水平。技術秘密可避免申請手續(xù)和費用、競爭對手無法利用，風險是一旦競爭對手掌握相關技術并申請專利反而造成被動。將專利保護和技術秘密保護相結合可使二者優(yōu)勢互補。

(1)按照整體和局部區(qū)分。符合專利條件的內(nèi)容申請專利，但對其中的關鍵、核心的部分作為技術秘密。雖然本領域的技術人員能夠依據(jù)專利文獻實施該專利技術，但是其最佳實施方案仍無法取得。這樣能提高專利權人在專利轉讓和許可中的收益。反之，把相對獨立的部分或配件申請專利，但是保留整體方案作為技術秘密。他人要生產(chǎn)完整的產(chǎn)品需要獲得專利權人許可。
(2)按照效益高低區(qū)分。專利申請和維持需要一定成本，例如申請費、審查費、維持費等。沒有明顯的市場需求、不能為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益和社會效益的專利就不值得申請。有時技術簡單的產(chǎn)品也能領先市場，能比較容易被他人開發(fā)出來，通過專利權來保護更加重要。
(3)按照仿造難易區(qū)分。對發(fā)明創(chuàng)造中容易被他人仿造且不容易保密的部分申請專利保護，而對發(fā)明創(chuàng)造中技術難度較大且不容易模仿的部分作為技術秘密保護。沒有掌握該技術秘密的前提下在產(chǎn)品質量和工藝方面不能取得滿意的效果。競爭對手容易通過反向工程獲得方案的發(fā)明創(chuàng)造易于仿造，應當申請專利。
(4)按照創(chuàng)造性高低區(qū)分。最需要保護的技術方案，是那些創(chuàng)造投入高、技術門檻低的技術。沒有必要為技術圍墻較高的技術申請專利，因為這些技術自我保護能力強，可以避免由于申請專利而公開技術及支付額外的專利申請費用。
(5)按照侵權判別依據(jù)是否明顯區(qū)分。當對一項技術方案從以上各個方面進行考量后，仍不容易決定是按照專利保護還是按技術秘密保護的，可以是否易于判斷侵權來確定。當一項技術方案具備判別手段可以明確地判斷侵權時可申請專利；當一項技術方案不容易發(fā)現(xiàn)侵權時，應當以技術秘密方式保護。難以發(fā)現(xiàn)侵權的專利很容易在公開后被競爭對手隱蔽地利用，造成企業(yè)技術資產(chǎn)的損失。考慮侵權判別的難易，一般有以下幾種情形：

①用戶可見的功能設計與用戶不可見功能設計相比；

②產(chǎn)品專利與方法專利相比；

③組件、模塊與設備、系統(tǒng)相比；

④核心部件與應用產(chǎn)品相比，侵權判別相對容易、判別成本相對較低。
專利、技術秘密要與“策略公開”組合保護。針對明顯缺乏創(chuàng)造性或效益性的技術方案，應當選擇“策略公開”方式破壞新穎性，阻止他人獲得專利權。例如IBM每年花費其總收入的一成以上用于研究開發(fā)活動，年申請專利有六七百件；自20世紀50年代至今，IBM每月自行出版技術公報，在技術公報中公開“未申請的發(fā)明專利”就有8000件以上。一方面說明其申請專利采取有選擇慎重的態(tài)度，另一方面說明其巧施文獻公開的戰(zhàn)略，以阻止他人申請該專利的目的。
5．地域組合保護
國際化企業(yè)會向多個國家申請重要發(fā)明專利。一般應考慮向有密切經(jīng)濟貿(mào)易關系、市場需求量較大、經(jīng)濟效益好的國家申請。有生產(chǎn)地保護、效益市場保護、生產(chǎn)國打擊、銷售國打擊四種策略。生產(chǎn)地保護是指選擇生產(chǎn)成本最低的國家或地區(qū)進行生產(chǎn)并在該國申請專利保護。效益市場保護是在目標市場所在地申請專利保護。生產(chǎn)國打擊是指在產(chǎn)品市場比較分散時，重點考慮競爭對手的所在國、產(chǎn)品工藝來源國。銷售國打擊是指在競爭對手較多且分布在不同多個國家或地區(qū)時在這些競爭對手的主要市場地域申請專利。綜合運用以上策略對不同的產(chǎn)品或不同的競爭對手采取不同的方式形成專利的地域組合保護。
中興對愛立信案反映了地域組合保護的運用。201 1年4月起，愛立信在英國、德國、意大利三國以涉嫌手機專利侵權為名向中興通訊旗下三家子公司發(fā)起訴訟。隨后，中興在中國針對愛立信的移動專利提起訴訟。2012年2月雙方握手言和，同意相互撤銷針對對方的所有專利侵權訴訟，并簽署了全球范圍內(nèi)的專利交叉許可。中興和愛立信的握手言和為此類案件的解決提供了一個典型實戰(zhàn)案例。
6.多種經(jīng)營方式組合保護
運用多種經(jīng)營方式實現(xiàn)專利的組合保護有專利收買保護、專利投資保護、專利回輸保護、專利共享保護等方法。
(1)專利收買。從發(fā)明人或其他機構直接購買專利權是快速獲得技術資產(chǎn)的手段。一是購買全部專利權快速獲得技術壟斷地位。二是收購與自己的技術組合有競爭關系或從屬關系的其他發(fā)明創(chuàng)造以減少競爭對手。領先企業(yè)一般利用資金優(yōu)勢收買中小企業(yè)的知識產(chǎn)權。強大競爭對手之間往往通過技術交換（例如交叉許可）實現(xiàn)共存。三是通過資助研究機構或與其合作研究，用較低資金在多方向上培育，獲取所需知識產(chǎn)權。

(2)專利投資。專利投資和產(chǎn)品輸出策略是企業(yè)向準備投資或輸出產(chǎn)品的國家申請專利。企業(yè)用專利作為產(chǎn)品銷售的開路先鋒，避免投資和產(chǎn)品受他人控制，積極主動地利用專利的獨占性獲得市場競爭主動權。這一策略已成為大企業(yè)積極參與全球競爭的主要手段。
(3)專利回輸。在引進專利技術后經(jīng)研究、消化吸收和創(chuàng)新，將改進的技術以專利形式賣給原輸出國的方法，可擺脫原輸出國專利的控制。企業(yè)專利回輸戰(zhàn)略與標準化戰(zhàn)略相結合可以加快技術開發(fā)成本的回收、擴大產(chǎn)品的銷售市場和技術使用范圍、提高產(chǎn)品國外市場占有率。
(4)專利共享。專利共享戰(zhàn)略是指企業(yè)為了推廣自己的專利技術，而自愿允許其他廠家無償使用其專利技術的戰(zhàn)略。這種方法一般適用于技術先進但一時難以得到市場普遍認可的產(chǎn)品。一般情況下共享是有條件的，特殊情況下可免費共享。兩個或以上專利權人相互許可、或共同向第三方許可的聯(lián)營組織或聯(lián)合安排可以降低專利許可交易成本、減少專利糾紛。

7.專利和商標等其他資產(chǎn)組合保護
商標具有區(qū)別商品來源、代表商品商譽、促進消費導向的作用。企業(yè)擁有專利會在公眾心目中形成技術創(chuàng)新能力強的良好印象，提高品牌形象。企業(yè)擁有的商標價值越高越有利于專利產(chǎn)品的推廣，使某種新技術發(fā)展成為主流技術。
專利和商標可以共同作用于產(chǎn)品，運用專利商標捆綁、專利商標置換、專利商標共同保護、商標接替專利保護等方式。專利商標捆綁是指當企業(yè)在實施專利許可時把商標也許可給對方使用，這樣可以擴大本企業(yè)的影響力。專利商標置換是指專利權人以專利使用權換取商標使用權。專利與商標共同保護是企業(yè)對獲得商標保護的產(chǎn)品施加專利保護，或者為施加專利保護的產(chǎn)品又施加商標保護，使信譽倍增。用商標接替專利保護是利用注冊商標期限可以續(xù)展、馳名商標可以跨地域進行保護來克服專利的地域性和時間性的不足。專利和其他工業(yè)產(chǎn)權共同使用，例如品牌標志、裝飾、包裝等，也會產(chǎn)生相互強化的效果。
三、沖突解決策略
1．專利維權
(l)維權時機，權利人如果發(fā)現(xiàn)知識產(chǎn)權侵權行為的存在，應在法律規(guī)定的訴訟時效范圍內(nèi)起訴。訴訟時效是權利人知道或應當知道侵權行為發(fā)生之日起2年。如果當事人自己擁有較強的生產(chǎn)制造能力而且具有較暢通的銷售渠道則應及時維權。如果權利人的產(chǎn)能有限，可以考慮收取權利金并進行專利許可的訴訟目的，可等到侵權人已經(jīng)投入生產(chǎn)并且建立相應的銷售渠道時再提起訴訟。
(2)起訴地點。專利侵權案件一般由被告所在地或侵權行為地的法院管轄，其中侵權行為地包括侵權行為發(fā)生地和侵權結果發(fā)生地。一般來說，權利人一般會選擇自身所在地的法院進行管轄。在國際范圍內(nèi)的專利侵權行為還要考慮專利侵權行為的發(fā)生地的專利權狀態(tài)以及當?shù)胤ㄔ簩︻愃瓢讣奶幚響B(tài)度和標準。即使是在國內(nèi)，不同的法院也可能存在不同的認定標準。應尋找既有管轄權、判決結果又能夠對已有利的法院提起訴訟。
(3)被告的選擇。專利權的侵權主體就可能包括制造商、使用者、許諾銷售商、銷售商、進口商等多個主體。權利人維權的最好方式是直接起訴制造商，這樣才能在源頭切斷侵權產(chǎn)品的來源。如果侵權產(chǎn)品的制造商處于不方便或者不利于訴訟的情形，專利權人可以選擇銷售商或者許諾銷售商作為第一被告、制造商列為第二被告，迫使制造商到專利權人選定的法院進行訴訟。
2.侵權抗辨
知識產(chǎn)權作為市場競爭的利器，每個企業(yè)在積極主張權利的同時，也時刻面臨著他人提起訴訟的風險。應充分利用法律、輿論等途徑，做到有理有利有節(jié)的反擊。企業(yè)如果不存在侵犯知識產(chǎn)權的故意，那么接到侵權起訴或指控之后，應首先對自己的行為是否構成對對方權利的侵犯進行分析和調查：

①調查和分析對方權利是否有效。

②評估涉案知識產(chǎn)權的有效地域范圍。

③評估自身侵權的可能性，由專業(yè)技術人員對自身的行為是否構成侵權進行分析。
企業(yè)面臨侵權指控時在程序方面的抗辯的理由有：

①對方不具有訴訟主體資格；

②對方的訴訟已超過訴訟時效；

③受理法院不具有訴訟管轄權等。

企業(yè)面臨侵權指控時在實體方面的抗辯理由有：

①禁止反悔原則；

②先用權抗辯；

③現(xiàn)有技術抗辯；

④逆等同原則抗辯；

⑤不視為侵權情形抗辯；

⑥無效抗辯。

如果原告提出侵權警告之后在長時間內(nèi)未啟動相應的處理程序的，企業(yè)還可以向法院提出侵權警告之后在長時間內(nèi)未啟動相應的處理程序的，企業(yè)還可以向法院提出確認不侵權之訴，以擺脫不利狀態(tài)。

關于標準中的專利權問題，有的學者提出一種“專利權濫用抗辯”。由于標準中專利權的行使受到標準化組織的知識產(chǎn)權政策約束，這被視為標準化組織成員之間的合同約定行為，作為一般法定權利的例外，通過專利法、合同法、壟斷法對所謂“專利權濫用”行為進行規(guī)制，具體見第五章第三節(jié)和第四節(jié)的內(nèi)容。
3．知識產(chǎn)權保護與企業(yè)商業(yè)目標相結合
訴訟方案的戰(zhàn)略選擇要充分考慮到訴訟的成本和收益。企業(yè)可像對待其他投資方案一樣，通過運用收益一成本分析或者其他定量分析技術對訴訟案件進行分析。列出不同方案的可能結果及其時間和資源成本，對可能帶來的收益進行狽測，確定最優(yōu)方案，確保訴訟是有經(jīng)濟效益的。

知識產(chǎn)權保護的商業(yè)目的有以下方面：
(1)通過訴訟影響市場競爭態(tài)勢。在激烈的市場競爭中拋出專利武器影響市場格局。訴訟的成敗需要漫長的法律程序，公眾往往被專利大戰(zhàn)的曲折生動的情節(jié)和結局的勝敗所吸引，而忽視了訴訟產(chǎn)生的原因。主動采取訴訟策略的企業(yè)，已經(jīng)通過起訴行為在關鍵時機打擊了消費者購買競爭對手產(chǎn)品的決心。競爭對手的反擊即使在法律上有效，也錯過了關鍵性的市場機遇。

(2)通過訴訟補充產(chǎn)能不足。在自身生產(chǎn)能力不足，但產(chǎn)品又具有廣闊的市場需求的情況下，企業(yè)提起知識產(chǎn)權訴訟的主要目的可定位于迫使侵權人尋求授權許可。這樣專利人可以利用他人的生產(chǎn)能力擴大自身專利產(chǎn)品的市場占有率。目前，國外諸多專利權人起訴我國企業(yè)知識產(chǎn)權侵權的主要目標在于迫使我國企業(yè)向其尋求專利許可，利用中國企業(yè)擴大產(chǎn)品市場占有率。
(3)通過訴訟獲得與對方的最低合作條件。專利權具有權利狀態(tài)不穩(wěn)定的特點，企業(yè)如果要實施對方的專利，可以一方面通過行政途徑（一般國內(nèi)）或法律途徑（歐美等國）申請該專利無效，另一方面向專利權人提出許可要求。這樣企業(yè)一般可以較低的成本獲得對方的知識產(chǎn)權許可。
(4)通過訴訟獲得侵權賠償。侵權賠償數(shù)額作為其訴訟索要考慮的主要因素，這種情況下，企業(yè)可考慮采用風險代理的方式委托律師進行維權，進而減少企業(yè)可能承擔的律師成本。需要注意的是知識產(chǎn)權案件的侵權賠償數(shù)額與所付出的成本相比是否適當。
(5)通過訴訟提高企業(yè)知名度。原告和被告都可以利用媒體關注知識產(chǎn)權訴訟這一機會進行宣傳。特別是成長中的中小企業(yè)如果發(fā)現(xiàn)大企業(yè)侵犯其知識產(chǎn)權或者被大企業(yè)起訴，應充分利用訴訟程序上的規(guī)定，在訴訟的過程中進行自我宣傳。在面臨跨國公司的專利侵權訴訟時提起專利權無效宣告或者反壟斷的訴訟也能擴大知名度。
4．民事保護與刑事保護的選擇
根據(jù)我國刑法的規(guī)定，特定類型的侵犯知識產(chǎn)權的行為也可能構成刑事犯罪，專利權的刑事保護主要涉及假冒專利、非法實施他人專利。2007年我國頒發(fā)的《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（二）》將侵犯知識產(chǎn)權的行為列入自訴案件的范圍。因此在侵權人的行為構成刑事犯罪的情況下，當事人既可以單獨提起民事訴訟，也可以提起刑事訴訟后在刑事程序中提起附帶民事訴訟的請求。在專利侵權行為構成犯罪的情況下，權利人可選擇刑事程序來維權。侵權人由于懼怕承擔刑事責任一般會與權利人就侵權行為的賠償?shù)葐栴}進行協(xié)調，選擇刑事程序，通過“以刑逼民”的方式所取得的維權效果比一般單獨提起民事訴訟好些。
英國專利法對以下幾種行為規(guī)定了刑事責任：

①偽造專利記錄；

②擅用專利局名義；

③冒充專利代理人或專利代言人；

④冒充專利；⑤冒充已申請專利。

美國專利法對以下幾種行為規(guī)定了刑事責任：

①冒充他人專利；

②冒充專利；

③冒充已申請專利。

法國專利法規(guī)定以下行為為犯罪并處以罰金：

①假冒他人專利或專利申請；

②專利泄密以及擅自實施專利。

日本專利法將危害嚴重的行為規(guī)定為犯罪：

①侵害專利權和專利實施權；

②以欺詐的方式獲得專利權、專利權存續(xù)期間的延長注冊以及專利異議申訴的決定、審判的行為；

③以非專利產(chǎn)品、非專利方法冒充專利產(chǎn)品、專利方法。

德國專利法則規(guī)定，凡在法定許可的情況外，未經(jīng)專利權人許可而使用其發(fā)明者，即可構成非法使用他人專利罪，綜上所述，兩大法系皆對假冒專利的行為設置了刑事責任，大陸法系還規(guī)定了非法實施專利行為的刑事責任，尤其德國法以后者為重。需要注意的是，英美法系雖對破壞專利管理秩序的行為給以刑事制裁，但對直接侵犯他人專利權的行為沒有給予刑事制裁。
5．行政保護與司法保護的選擇
我國在知識產(chǎn)權保護上的一個重要特色是行政保護和司法保護相結合。對于知識產(chǎn)權侵權行為，當事人既可以選擇向法院提起訴訟，也可選擇向知識產(chǎn)權行政管理部門提起行政裁決，還可在行政裁決不滿的情況下再向法院提起知識產(chǎn)權侵權訴訟。在行政保護與司法保護的選擇上，須考慮以下相關因素。
(1)是否方便行使救濟途徑。司法保護和行政保護的受理機關不同，行政保護由侵權行為發(fā)生地的知識產(chǎn)權主管部門受理，司法保護必須是具有管轄權的法院才能受理，例如我國專利糾紛案件只能由特定的中級人民法院審理。如果侵權行為地的法院沒有審理權限就只能向侵權行為地所屬的省、自治區(qū)、直轄市的省會城市所在地中級人民法院提起訴訟。如果侵權行為地的中級人民法院沒有審理專利案件的管轄權，那么當事人可以考慮尋求行政救濟。
(2)行政和司法救濟的請求權不同。對侵犯專利權的，通過司法的途徑尋求保護可以在訴訟請求中提出停止侵權、賠償損失、賠禮道歉等主張。權利人向行政機關請求處理的，僅限于要求責令被請求人停此侵權，賠償問題只能請求行政機關調解。當事人對調解結果不服的可以以另一方當事人為被告，向人民法院提起民事訴訟。
(3)行政和司法救濟的程序不同。司法保護在程序的適用上主要是民事訴訟法和相關的司法解釋有關訴訟程序的規(guī)定，如果案件進入法院審理，當事人可以預期審理期限：行政保護在程序上的規(guī)定不如司法完善。例如，專利法規(guī)定司法機關可應請求人的申請對專利侵權采取訴前停止侵權的措施，但是有關法律、法規(guī)和規(guī)章關于專利權的行政救濟卻沒有此項規(guī)定。行政和司法裁決結果的執(zhí)行方式也不同。行政機關的處理決定沒有強制執(zhí)行權，只能由行政機關申請人民法院執(zhí)行。但對法院的裁決，勝訴人可以直接申請人民法院強制執(zhí)行。
6．其他沖突解決方案
企業(yè)的競爭始終應該在市場上而不是在法庭上。法律可以解決企業(yè)之間、企業(yè)家之間的某些糾紛，但不可能解決所有的企業(yè)矛盾或者企業(yè)家之間的矛盾問題。作為一個企業(yè)管理者，應該學會利用法律保護自身的合法權益，而不可寄希望于利用法律打擊或消滅競爭對手。為此應把知識產(chǎn)權保護作為一種實現(xiàn)商業(yè)目的的手段。對于國際貿(mào)易中技術沖突的解決方法，不能僅僅依靠司法救濟，而應首先考慮運用多種合作經(jīng)營方式來處理，并重視國際組織調解、仲裁及國內(nèi)外行政手段等多元方式來化解糾紛。
(1)和解。被訴侵權的企業(yè)應積極分析和解的可能性，并采取有效的措施促成和解，從而避免在訴訟中消耗漫長的時間和巨額的費用。在存在和解可能的情況下，被訴企業(yè)首先要主動要求合作，并根據(jù)本企業(yè)的優(yōu)勢、產(chǎn)品市場分布以及對方企業(yè)的需求恰當?shù)靥岢龊徒鈼l件。如果對方在提起侵權訴訟之初不愿意和解，可以反訴專利無效來拖延訴訟時間。最后，被訴企業(yè)可以利用自己擁有的知識產(chǎn)權向對方提出其他知識產(chǎn)權侵權訴訟，達到以反訴促談判的目的。
(2)調解和仲裁。在發(fā)生知識產(chǎn)權糾紛之后，被訴的企業(yè)可以尋求相應的知識產(chǎn)權管理部門進行調解，以減少知識產(chǎn)權訴訟可能發(fā)生的巨額訴訟費用。尤其是西方發(fā)達國家司法獨立性強，一旦進人法律程序可能導致難以回旋的結果。在國際貿(mào)易活動中，世界知識產(chǎn)權組織( WIPO)調解和仲裁中心適合處理跨境爭端。世界貿(mào)易組織的爭端解決機制是通用的機制，不包括專門針對知識產(chǎn)權問題的處理機構。歐盟貿(mào)易委員會、美國國際貿(mào)易仲裁委員會也可以處理貿(mào)易中的知識產(chǎn)權糾紛。一般地，國際標準化組織不處理專利糾紛。
(3)合同解決。解決標準中專利問題的合同主要包括以下三種：

①組成標準聯(lián)盟的專利聯(lián)盟成員間的內(nèi)部合同，這類合同一般會基于提高效率和防止壟斷兩方面的考慮來訂立。這類合同涉及成員間專利的交叉許可、專利費分配及商業(yè)保密等條款。專利聯(lián)盟內(nèi)部合同條款內(nèi)容的核心是提高效率并預防壟斷。

②技術標準中的專利權人與采用該技術標準的技術被許可人之間的技術許可條款，規(guī)范技術許可的許可人與被許可人之間的權利、義務，主要涉及許可范圍、許可費用等內(nèi)容。對專利許可中不當行使專利權的行為，各國立法主要以競爭法或者合同法方式加以規(guī)范的。

③技術標準制定過程中，專利權人根據(jù)標準機構要求簽訂的關于知識產(chǎn)權許可使用的聲明，其主要內(nèi)容一般是專利權人表明其愿意根據(jù)標準化組織的公平合理無歧視原則進行專利許可的承諾。

來源：快技網(wǎng)

導讀：實用新型專利申請數(shù)量多年來保持持續(xù)穩(wěn)定增長，但是其專利質量并沒有隨之提高。國內(nèi)外業(yè)界人士對我國實用新型專利質量存在廣泛質疑，如果再不采取有效措施提高實用新型專利質量，無論是對創(chuàng)新主體，還是對實用新型專利制度自身必將帶來嚴重的傷害。通過分析發(fā)現(xiàn)我國實用新型專利質量目前存在的主要問題：實用新型專利立法的不完善、實用新型審查制度的缺陷和專利資助政策的錯誤導向，進而從實用新型專利制度的頂層設計、專利審查制度的完善、專利激勵政策的正確制定和專利申請主體的法律規(guī)制四方面提出相應提高我國實用新型專利質量的對策。

一、引 言

近年來，實用新型專利越來越受到國內(nèi)外申請人和新聞媒體的高度關注，幾乎成為專利領域的熱點話題，既有熱議實用新型專利申請量和授權量的持續(xù)增長，也有非議實用新型專利的質量低下，如美國之音電臺網(wǎng)站曾發(fā)表了題為“中國專利發(fā)展的‘蠻力’戰(zhàn)略”的報道，認為中國把實用新型專利當成武器，用來對付海外的競爭對手。

《創(chuàng)新迷途：中國的專利政策與實踐如何阻礙了創(chuàng)新的腳步》一文中提及，“中國在專利質量方面取得的進展落后于其專利申請量的發(fā)展速度?！碑斎贿@種針對我國實用新型專利的負面評價要理性的分析，要從競爭對手的角度來看待這種略帶偏見的觀點。鑒于實用新型專利數(shù)量巨大，國外企業(yè)或公司在進入或者想要占領中國市場時，難免會遇到中國實用新型專利布下的“地雷陣”，相當于給他們設置市場準入障礙；而且隨著專利權人維權意識的增強，這樣的專利侵權訴訟或糾紛在所難免，結果勢必加大國外企業(yè)或公司在分享中國市場這塊“蛋糕”時所要付出的成本。

典型的案例莫過于“中國專利第一案”，正泰集團與施奈德的實用新型專利侵權訴訟糾紛，最終施奈德以1.57億元賠償金與正泰集團達成和解，創(chuàng)造了迄今為止專利訴訟賠償額的最高記錄。國外企業(yè)或公司為了達到其自身目的，必然要挑剔我國實用新型專利質量，這多少帶點“酸葡萄”的心理。但是這必須引起我們對我國實用新型專利制度的再認識和再思考。

在看到實用新型專利制度取得成就的同時，也要清醒地認識到它存在的問題：即實用新型專利質量沒有隨著申請量的增長而得到提升。無可否認的是：如果低質量專利申請獲得授權，加上少部分專利權人的濫訴行為，就會嚴重擾亂社會市場秩序，進而影響社會公眾對政府和法律制度的公信力。

二、實用新型專利制度存在的主要問題

下面主要從制度設計、審查制度和專利申請政策角度談一下目前實用新型專利制度存在的問題。

（一）立法的不完善

我國專利的立法制度與眾不同，這種將發(fā)明、實用新型和外觀設計三種專利歸位于一體的獨特立法制度，其帶來的弊端是不利于三種專利制度的修改。我國專利立法之初之所以沒有將實用新型專利單獨立法，其主要原因是：如果實用新型單獨立法，該制度的建立就晚于發(fā)明專利制度，這樣顯然不符合中國國情以及國內(nèi)的科技發(fā)展水平，不利于激發(fā)社會公眾發(fā)明創(chuàng)造的積極性。目前認為實用新型不能單獨立法的原因是：會耗費較多的立法資源；專利法修改變動大；發(fā)明與實用新型會出現(xiàn)較多的重復規(guī)定a。這種獨特的三位一體的立法制度，其存在的缺點是：

（1）始終不能對實用新型專利和發(fā)明專利分別保護的“發(fā)明創(chuàng)造”作出本質的區(qū)別；

（2）始終不能對實用新型專利制度的作用做出準確的定位；

（3）容易造成一些人對實用新型專利制度的濫用，損害社會公眾利益和我國專利制度的信譽。

（二）審查制度的缺陷

1.初步審查制產(chǎn)生低質量專利

雖然《專利法》第22條第1款規(guī)定授予專利權的實用新型應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性，但是《專利法實施細則》第44條規(guī)定的實用新型初步審查范圍卻排除了對實用新型創(chuàng)造性的審查。而從實用新型無效宣告程序來看，其被無效的理由之一：就是實用新型專利不具備創(chuàng)造性，大概占實用新型全部無效或部分無效理由的比例為72％左右b。另外，所謂初步審查制就是形式審查加明顯實質性缺陷審查。而對于什么是明顯實質性缺陷審查，專利法及其細則和審查指南并沒有作出明確解釋，因此，不同的審查員會有不同的理解，導致審查標準執(zhí)行不一致。因此，目前的初步審查制，導致“不當”授權的發(fā)生機會較大，使低質量申請有機可乘，實質上降低了實用新型專利質量。

2.雙重申請產(chǎn)生較多的重復申請

根據(jù)我國《專利法》第9條第1款的規(guī)定，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造可以進行雙重申請。這種雙重申請制雖然給申請人通過實用新型專利獲得快速保護，又通過發(fā)明專利獲得更長保護期限的好處，但是其存在的弊端也是顯而易見的：一是導致大量重復申請，如實用新型重復申請量2010年為65, 831件，大約占申請量的15.9%，2011年為110, 357件，大約占申請量的19.2%，2012年為160, 417件，大約占申請量的21.4%，2013年為213, 781件，大約占申請量的24%c，因此需要國家專利行政部門付出無謂的重復勞動，造成審查資源的浪費；二是增加了申請人不必要的申請費或專利代理費；三是同樣技術信息的重復公開，使專利信息的利用率減低，且加大了社會和公眾的負擔。

（三）專利申請政策的錯誤導向

由于一些地方政府在實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略時，不注重專利申請質量的提升，而是注重專利申請數(shù)量的虛高，因此在制定專利獎勵政策時主要以專利申請數(shù)量為導向，忽視專利授權的質量和有效專利維持年限，容易產(chǎn)生以套取專利申請資助資金為目的批量專利申請，從而導致低質量的專利申請。

三、提升實用新型專利質量的具體措施

(一)做好實用新型專利制度的頂層設計

實用新型需要盡快單獨立法。任何一部法律必須要適應社會的不斷發(fā)展和進步，才能確保其實時性以及權威性，專利法同樣也不能例外。國外對于實用新型的定位是：實用新型專利作為一種二級專利保護制度，是對發(fā)明專利制度的一種補充和完善。三十多年的實踐經(jīng)驗表明：實用新型專利制度為我國中小企業(yè)壯大成長發(fā)揮了無可代替的作用，今后很長一段時間內(nèi)仍將為中小企業(yè)自主創(chuàng)新提供強大的動力。而且我國在知識產(chǎn)權立法方面積累了相當?shù)慕?jīng)驗，今天完全有條件和有能力對實用新型進行單獨立法，可促使立法者對實用新型的審查制度、創(chuàng)造性條件等進行更深入的思考，為完善實用新型制度留出更廣闊的空間，有利于對實用新型制度進行更完整、更縝密、更細化的法律規(guī)定。單獨立法的優(yōu)點在于使發(fā)明和實用新型更好地發(fā)揮各自獨特的專利保護功能，使創(chuàng)新主體對自己發(fā)明創(chuàng)造選擇適合的保護形式，也符合我國當前科技發(fā)展水平的需求。從我國實用新型專利制度與國際接軌的角度來講，也應該單獨立法。當今無論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，但凡實行了實用新型專利制度或類似該制度的國家或地區(qū)，無不實行實用新型專利單獨立法，例如歐洲的德國、奧地利，亞洲的韓國、日本、我國臺灣地區(qū)以及大洋洲的澳大利亞。因此，對實用新型進行單獨立法，也符合實用新型專利制度的發(fā)展規(guī)律。另外，無論單獨立法與否，還有一個重要考量因素就是兩害相權取其輕，兩利相權取其重。

如不能對實用新型進行單獨立法時，也可以對現(xiàn)行專利法中涉及實用新型的法律條款做出適當修改：

1.雖然在《專利審查指南》中，關于實用新型在無效程序中創(chuàng)造性的判斷作出了具體的限定，但是從法律的嚴肅性角度來說，建議將《專利法》第22條第1款修改為“授予專利權的發(fā)明應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性，授予專利權的實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)新性和實用性”，從而從字面上更加直觀，容易區(qū)分。

2.取消《專利法》第9條中“同人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時申請實用新型和發(fā)明專利”，增加“同一申請人的同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請發(fā)明或實用新型后，在一定的條件下，可以轉換為實用新型或發(fā)明申請，并享有在前申請的申請日?！绷硗庖部梢詫Πl(fā)明和實用新型專利申請轉換次數(shù)作出限制。

如果實行了發(fā)明與實用新型專利申請的相互轉換制度，專利申請總量有可能帶來一定程度的下降，但下降的只是重復申請的部分，另一方面不重復的有含金量的申請增加，對我國的專利申請總數(shù)量的影響不大，但是對專利信息技術的傳播和利用沒有任何影響，而對提高我國的專利質量產(chǎn)生了積極影響。發(fā)明與實用新型相互轉換帶來的好處：一是禁止了重復申請，避免專利申請量的虛高；二是有利于申請人對其發(fā)明創(chuàng)造保護作出正確的選擇，如申請發(fā)明專利時，有可能因其創(chuàng)造性高度不夠而被駁回，通過這種轉換制度獲得實用新型專利保護，并通過發(fā)明專利申請的審查意見，提高實用新型申請的撰寫質量。又如，實用新型專利申請在轉換為發(fā)明專利申請時，可以擴大不屬于實用新型專利的保護客體，例如產(chǎn)品的方法和用途、涉及材料等改進；三是既節(jié)省了專利審批資源和申請人的申請成本，又減少了重復公開的專利文獻的數(shù)量。

但是實用新型轉換為發(fā)明專利申請的，應該具有如下的限制：

（1）自實用新型申請日起3年內(nèi)，可以提出轉換為發(fā)明專利申請；實用新型授權后提出轉換為發(fā)明專利申請時，原實用新型專利權將被放棄。

（2）實用新型專利提出評價報告后，不能提出轉換申請。

（3）轉換為發(fā)明專利申請的，必須符合《專利法》第33條的規(guī)定。

（4）轉換為發(fā)明專利申請后，允許分案。但不允許再轉換為實用新型，也不允許其分案申請再轉換為實用新型。

發(fā)明專利申請轉換為實用新型的，同樣應該具有如下的限制：

（1）當發(fā)明專利申請被視撤時，從視撤之日起兩個月內(nèi)，可以將該發(fā)明專利申請轉換為實用新型。

（2）當發(fā)明專利申請被駁回時，從駁回決定兩個月內(nèi)，可以將該發(fā)明專利申請轉換為實用新型。

（3）當發(fā)明專利申請被授予專利時，從授權之日起兩個月內(nèi)，可以將該發(fā)明專利轉換為實用新型。

（4）當發(fā)明專利被作出無效決定時，可以從無效決定生效之日起兩個月內(nèi)，將該發(fā)明專利申請轉換為實用新型申請。

（二）改進實用新型專利審查制度

1．將初步審查制度改為登記制或注冊制，申請人可以請求進行“實質審查”

目前，實用新型專利申請經(jīng)過初步審查即可授權，但是其權利的穩(wěn)定性差。雖然在專利侵權訴訟中法院要求專利權人提供實用新型專利權檢索/評價報告，但是專利權檢索/評價報告在審查和訴訟實踐中會存在這樣的問題：一是由于專利權檢索/評價報告是國家專利行政部門單方面做出的，專利權人對專利權檢索/評價報告存在異議時，不能提出行政復議和復審，更不能提出行政訴訟，只能提出更正請求。因此，在專利權檢索/評價報告結果不利于專利權人時，專利權人沒有抗辯途徑。二是在專利權檢索/評價報告有利于專利權人時，而被控請求人提出無效請求后，無效決定不利于專利權人時，顯得專利權檢索/評價報告的法律嚴肅性差，使得專利權人對國家專利行政部門的公信力產(chǎn)生質疑。因此，實用新型專利申請不經(jīng)過“三性”審查，就不能授予專利權，可稱之為“注冊或登記的實用新型”，這種注冊或登記的實用新型可以許可轉讓、質押融資等，而只有經(jīng)過“三性”審查，即經(jīng)過實質審查獲得實用新型專利權才可以提出專利訴訟。

2.初步審查制度中引入明顯不具備創(chuàng)造性或創(chuàng)新性審查

如果實用新型專利申請仍然采取目前的初步審查制，為了提高實用新型專利質量，就有必要在實用新型初步審查中引入明顯不具備創(chuàng)造性或創(chuàng)新性審查，這已經(jīng)是業(yè)界人士存在的廣泛共識。因此，建議在《專利法實施細則》第44條第3款中增加“實用新型專利申請是否明顯不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定”?！秾＠ā返?2條第3款從字面上體現(xiàn)了發(fā)明與實用新型創(chuàng)造性的差別，即實用新型創(chuàng)造性的高度低于發(fā)明創(chuàng)造性的高度。但使用“突出的”和“顯著的”，其內(nèi)涵本身就很抽象，不利于公眾對兩者的區(qū)分、理解、判斷和掌握，以致為了急于獲得專利將應申請發(fā)明的專利申請了實用新型，削弱了發(fā)明創(chuàng)造本身的價值，這顯然是與立法者的本意相違背的d。

然而，在審查和司法實踐中如何界定實用新型的創(chuàng)造性標準，目前也有兩種主流觀點，其中觀點之一就是采用與發(fā)明專利相同的創(chuàng)造性標準，國外如德國、日本等國家在司法實踐中都是如此，甚至澳大利亞在對其創(chuàng)新專利改革議案中提出了創(chuàng)新專利采用與標準專利相同的創(chuàng)造性高度；另一種觀點就是沿用目前實用新型無效宣告程序中實用新型專利創(chuàng)造性的審查標準，即實用新型的創(chuàng)造性標準低于發(fā)明專利創(chuàng)造性的標準。本文持后一種觀點，原因在于設立實用新型專利制度的目的就是保護本國的發(fā)明創(chuàng)造。堅持現(xiàn)有實用新型創(chuàng)造性標準低于發(fā)明專利的要求，只有這樣才能體現(xiàn)實用新型專利制度的優(yōu)勢，才能更好地促進我國科技進步和經(jīng)濟發(fā)展。

由于現(xiàn)行實用新型創(chuàng)造性審查標準無論是從其可操作性，還是從其理論角度，都有待于對實用新型專利與發(fā)明專利創(chuàng)造性標準的區(qū)別進行進一步細化，以便實用新型專利申請在初審、無效、專利權檢索/評價報告以及各級人民法院的侵權判定中都應該采用該相同的標準。

因此，本文下面從法理和操作層面對實用新型專利的創(chuàng)造性給出清晰的界定。

（1）實用新型的創(chuàng)造性

實用新型創(chuàng)造性中的“實質性特點”，是指該申請與現(xiàn)有技術相比具有本質上的區(qū)別，或者說具有區(qū)別技術特征；“進步”，是指該申請相對于至多兩篇現(xiàn)有技術就產(chǎn)生了改進的技術效果。即實用新型專利申請只要與現(xiàn)有技術有一定的區(qū)別技術特征，而該區(qū)別技術特征既非公知常識，也非本技術領域的慣用手段的直接置換，即具備創(chuàng)造性。

（2）實用新型技術領域

相同技術領域， 就是與現(xiàn)有技術具有相同功能或用途的所屬技術領域；相近技術領域，就是與現(xiàn)有技術具有功能相近或具體用途相近的技術領域；相關技術領域，就是與與其最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別結構所應用的功能領域或用途領域。如，對于電子發(fā)聲裝置來說，具有電子發(fā)聲的玩具和具有電子發(fā)聲的時鐘就是其相關的技術領域。

（3）技術啟示

《專利審查指南2010》關于實用新型專利創(chuàng)造性的審查中指出：對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現(xiàn)有技術中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術中有明確的記載，促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的，可以考慮其相近或者相關的技術領域e。例如：臺式電扇與吊扇屬于相近的技術領域，如果現(xiàn)有技術中臺式電扇中采用了電子定時裝置，則相近技術領域的吊扇技術人員也能夠獲得將電子定時裝置用于吊扇的啟示。

所謂明確的技術啟示：除了現(xiàn)有技術中明確記載的技術啟示外，還應包括：雖然區(qū)別技術特征在現(xiàn)有技術中有明確的記載，但其在現(xiàn)有技術中所起的作用或所解決的問題沒有明確記載，而本領域技術人員能夠確定其所起的作用或所解決的問題是客觀存在的。例如：一種增強型軟電纜，雖然現(xiàn)有技術的監(jiān)視型高壓電纜中的由銅導體編織構成的導電金屬帶是用于解決異物入侵或者電纜破損時發(fā)現(xiàn)事故點的技術問題，即現(xiàn)有技術中文字沒有明確記載導電金屬帶能夠增強扁形軟電纜的強度，但是由于導電金屬帶的存在，它客觀上能解決上述技術問題。

（4）技術效果

在實用新型創(chuàng)造性審查實踐中，可以將實用新型產(chǎn)生的技術效果作為實用新型是否具有創(chuàng)造性的一個重要考量因素來進行考慮。但是技術效果不是實用新型具備創(chuàng)造性的必要條件，否則，將不恰當?shù)靥岣邔嵱眯滦蛣?chuàng)造性的標準。作為與發(fā)明的區(qū)別，只需考慮實用新型相對于現(xiàn)有技術是否取得更好的技術效果，而不必對意想不到的技術效果進行考慮。由于滿足發(fā)明專利創(chuàng)造性要求的專利申請必然能夠滿足實用新型專利創(chuàng)造性的要求。因此，發(fā)明專利申請在判斷其是否具備創(chuàng)造性時考慮的因素，如是否存在商業(yè)成功、 是否克服了技術偏見等輔助性的判斷標準同樣適用實用新型創(chuàng)造性的判斷。

3.允許實用新型授權或登記后的修改

為了提高實用新型專利質量，可以允許申請人或專利權人對經(jīng)過注冊或初步審查而獲得授權或登記后的實用新型進行修改，除了要滿足符合《專利法》第33條的規(guī)定外，還需滿足下列條件：

（1）擴展實用新型授權后修改的范圍，允許縮小權利要求、更正明顯錯誤以及解釋不明確的表述。

（2）修改只能進行一次，時間在評價報告作出后的一定期限內(nèi)，而刪除權利要求則沒有任何時間和次數(shù)的限制。

（3）修改是否符合條件，將在修改時作出判斷。對不滿足修改條件的，可以構成今后無效的理由。

（三）完善專利激勵政策

在專利申請政策導向上，主要考慮到兩種專利申請人和申請數(shù)量的不同，發(fā)明和實用新型專利申請側重點應該有所不同。因此發(fā)明專利申請繼續(xù)堅持“數(shù)量布局，質量取勝”的方針，而實用新型應該堅持“質量優(yōu)先，消除泡沫”的方針。為此，應采取以下一些措施：

1.在地方專利考核指標中將授權率、專利有效期、專利許可轉讓和專利質押等納入考核體系中，促進地方專利質量的提升;

2.地方專利行政部門對專利申請量出現(xiàn)異常和授權后出現(xiàn)視放狀況加強監(jiān)督，并及時報備國家專利行政部門，采取有效措施從源頭上杜絕低質量申請；

3.可以改變目前的資助方式，對實用新型專利申請費申請時一律不給予減免，待授權后或者通過評價報告具有專利性之后再給予一定比例的減緩，并將部分費減的費用折抵年費，有利于遏制不良動機的申請人進行大量惡意申請，保證專利的申請秩序。

（四）對申請人和專利代理機構予以規(guī)制

一是在專利法增加對專利申請行為負擔性義務條款，以防止申請人惡意申請專利；

二是對于提出惡意申請的申請人，由于其行為違背了誠實信用原則，則可以將該行為與其個人誠信體系相掛鉤，即將該行為記載在個人誠信檔案中；

三是對于惡意申請的申請人，即使其今后提出正常的專利申請，也一律不給予專利資助和專利申請費、年費等減緩；

四是對于參與惡意申請的專利代理機構，要降低其信用等級，建立黑名單制度，并向社會公眾進行公示。對違規(guī)的代理人要相應地給予處罰，在一定年限內(nèi)不得從事專利代理業(yè)務，嚴重者吊銷其專利代理資格。

來源：《知識產(chǎn)權》2015年第7期

“子在川上曰：逝者如斯夫，不舍晝夜”，時光如書，翻過去的已成歷史，待打開的即是未來。這時光之書，流光溢彩的章節(jié)只在少數(shù)，而大多書頁只寫著兩個字——平凡。

千秋萬代，四海八荒，能在歷史上留名的人廖若星辰，多的是籍籍無名的平凡之輩；達官顯貴，巨商大賈，顯赫的職位屈指可數(shù)，多的是默默無聞的平凡崗位。

但平凡之人也可為不平凡之事，平凡的崗位也可做出殊勛茂績。今天，就來談談平凡崗位上不平凡的專利故事。

一、

葛志紅，現(xiàn)年43歲，是河北邯鄲的一名普通的醫(yī)務工作者，從1991年開始，她歷經(jīng)普外、腦外、眼科、手術室等臨床一線科室，潛心提高護理專業(yè)技術水平，從一名普通護士成長為一名正高職稱的主任護師。

愛崗敬業(yè)，是她分內(nèi)的事，可偏偏她還把這份誠心推而廣之。她在眼科工作時，發(fā)現(xiàn)當時的治療盤對眼液的存放和使用不方便，也不安全，便有了改造治療盤的想法。

有所想，便會時刻有所思。一次葛志紅看到超市的儲物盒，突獲靈感，并且立即將靈感付諸實踐，畫圖紙，做設計，經(jīng)過不斷修正，最終設計出了《密閉式眼科專用治療盤》，這也成為了她的第一個專利。

又一次，她發(fā)現(xiàn)輸液裝置有缺陷，便開始著手描圖、改造，最終設計了一個閉鎖式輸液調節(jié)裝置，能防止患者自行調節(jié)滴速，消毒后可以重復使用。

……

時至今日，葛志紅已經(jīng)擁有317項國家實用新型和外觀專利，1項國家發(fā)明專利。

圖為葛志紅?

二、

鄧飛，現(xiàn)年58歲，一位來自國網(wǎng)縉云供電公司的普通工器具管理員。

在多年的電網(wǎng)檢修生涯中，鄧飛發(fā)現(xiàn)不少工器具使用起來并不順手，例如使用最頻繁的鋼絲繩套。由200多股鋼絲扭成的鋼絲繩套是緊線工作中最基本的工具，但它經(jīng)?；瑒?，既耽誤工作時間又造成安全隱患，平均每條線路每年會發(fā)生5.25起工人被鋼絲繩套刺傷的事件。

為了解決這一個問題，鄧飛潛心投入研究，設計圖幾易其稿，中間遇到的挫折也是不勝枚舉。但憑著多年的經(jīng)驗與執(zhí)著的精神，終于畫出滿意的圖紙，并做出了滿意的模型。

可根據(jù)模型做實物又碰到了問題，因為很多零部件就連鎮(zhèn)上的鐵匠都從來沒見過，造不出來。鄧飛每次都不得不自己做出同樣尺寸的有機玻璃模型，拿給鐵匠作為參考。

圖為鄧飛?

苦心人，天不負。最終鄧飛設計了近3年才完成的獨旋螺絲鋼絲繩夾頭派上了大用場，方便檢修員們操作，并且效率極高。

這個名為“手扳葫蘆多次收線裝置”的電力線路工具，在2016年第四屆浙江省“質協(xié)杯”QC成果發(fā)布會上，一舉奪魁。

三、

在這些平凡的崗位中，專利如何誕生？葛志紅和鄧飛們的故事不得不引發(fā)我們的思考。

首先，是責任。葛志紅和鄧飛都有著強烈的責任感，“務謀病者之福利”是南丁格爾誓言中的一句，也是葛志紅一切工作的出發(fā)點。而鄧飛坦言，他設計的初衷這其實源于一次不幸的意外。敢為天下先，甘為孺子牛，這正是他們創(chuàng)新的動力。

其次，是愛崗敬業(yè)。葛志紅和鄧飛，在單調的工作中，享受創(chuàng)造帶給他們的榮譽感，而工作崗位成了他們成長的沃土，熱愛工作，享受奉獻，正是他們靈感的來源。

最后，是經(jīng)驗和用心。葛志紅能發(fā)現(xiàn)醫(yī)療器械的不足，鄧飛能發(fā)現(xiàn)檢修器械的缺陷，這源于他們多年積攢的工作經(jīng)驗。而發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，關鍵則在于用心。依經(jīng)驗解惑，靠用心釋疑，這正是他們攻堅克難的利器。

因此，雖然大多數(shù)的我們，以平凡之身從事平凡之職業(yè)，但立足崗位，責任在心，做個愛崗敬業(yè)的有心人，也能最終有所成就！

【插科打諢~~ 愛崗敬業(yè)，雖不求豐功偉業(yè)，但過年的敬業(yè)福想必不會再缺了吧…】